Вопросы про лицензионные договоры и отчуждение исключительных прав

Лицензия — это письменное полномочие, выданное лицом, имеющим исключительное право на объект интеллектуальной собственности (лицензиар), разрешающее его использование другому лицу (лицензиату).

Лицензиар — это владелец прав (правообладатель) на интеллектуальную собственность, который передает их второй стороне – лицензиату.

Лицензиат — это сторона, получающая право на объекты интеллектуальной собственности от лицензиара по договору. За получение права выплачивается вознаграждение, сумма которого указывается в договоре или соглашении.

Другими словами, лицензия — один из способов получить права на чужую работу. Без прав нельзя использовать ни фото из Гугл-картинок, ни музыку с Фейсбук, ни чужой товарный знак. Иначе правообладатель или автор может подать в суд и отсудить компенсацию до нескольких миллионов рублей.

Виды лицензий 

1. Неисключительная лицензия (неисключительные права) — дает возможность одному или нескольким лицам пользоваться объектом интеллектуальной собственности, но у правообладателя эти права тоже остаются. Если автор планирует передать права нескольким лицам или компаниям, он подписывает договор на неисключительную лицензию. Еще она называется «простой». Например, Фотограф снял серию снимков с щенками и может передавать ее нескольким издательствам, фотобанку. Его фотографии могут быть использованы где угодно: в журналах, обложках тетрадей, календарях. Или правообладатель товарного знака салонов красоты – чтобы расширить свою сетку может не только сам открывать салоны, но и разрешать это иным лицам, с помощью выдачи лицензии на использование своего бренда.
2. Исключительная лицензия в праве интеллектуальной собственности более строгая, по умолчанию, по ней права предоставляются лицензиату, а правообладатель на время перестает их использовать (если договором не предусмотрено иное). По такой лицензии правообладатель, как правило, предоставляет в пользование права одному дистрибьютеру, и более никому предоставлять права не может. Так будет происходить пока договор не кончится. Если автор предоставляет права на свое изобретение одному лицу и больше никому передавать не будет, у него договор на исключительную лицензию. Фотограф снял серию снимков с щенками и предоставляет на нее права ООО «Питбуль» и не может передавать эти снимки кому-либо еще.

Читайте также: Что такое исключительные права?

Что такое договор об отчуждении исключительно права?

Отчуждение прав на интеллектуальную собственность — это полная передача прав другому лицу, как правило, за вознаграждение. Важно обратить внимание на то, что правообладатель (Правообладатель — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обладающие исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации) по договору об отчуждении передает исключительное право в полном объеме и полностью утрачивает его.

Например, индивидуальный предприниматель придумывает домены, создает сайты, товарные знаки, исключительное право на всё это он передает новым правообладателям по договору об отчуждении исключительного права. После заключения договора предприниматель не вправе использовать всё, что передал в своих целях (как коммерческих, так и некоммерческих), поскольку исключительное право переходит к заказчику сайта. Разместив дизайн сайта в Интернете на повторную продажу, предприниматель нарушит права, принадлежащих новому правообладателю: право на воспроизведение и право на всеобщее сведение.

Отличия лицензия от отчуждения

1. Лицензия действует определенный срок, который определяется соглашением сторон или законом (5 лет, если в договоре не определен иной срок), а отчуждение исключительного права не имеет срока действия, оно подразумевает единовременный переход прав к другому лицу навсегда.
2. По лицензии происходит предоставление исключительных прав на время и в определенных пределах, а по отчуждению исключительного права происходит передача исключительного права в полном объеме.

Переход и предоставление исключительных прав без предоставления договора в Роспатент

Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации могут перейти к другим лицам и без предоставления в Роспатент договора с правообладателем.

Порядок регистрации регулируется административным регламентом Роспатента. Для государственной регистрации перехода исключительного права (отчуждение) или предоставления исключительных прав (лицензии) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания заявителем представляются:

1. Заявление, оформленное на русском языке по форме уставного образца, подписанное двумя сторонами. В данном заявлении должны содержаться:

• Сведения о заявителе (полное наименование юридического лица или же Ф.И.О. физического лица, место нахождения/место жительства), адрес для переписки по заявлению, иные контактные данные; номер документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (номер патента, свидетельства на товарный знак и т.п.)
• Сведения о правообладателе; сведения о лице (лицах), которым перешло исключительное право; при наличии представителя – сведения о представителе

1. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя, при подаче заявления через представителя заявителя
2. Документ, подтверждающий согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на обработку персональных данных этих лиц
3. Для ряда случаев Заявление может быть подписано одной стороной, тогда к нему обязательно прилагается документ, подтверждающий переход исключительного права без договора:

• в случае разделения юридического лица либо при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц — выписка из передаточного акта, касающаяся перехода исключительного права на РИД
• в случае обращения взыскания на имущество правообладателя — протокол о результатах открытых торгов о передаче исключительного права (за исключением наименования места происхождения товара) и (или) акт приема-передачи, касающийся перехода исключительного права на РИД
• в случае смерти правообладателя — свидетельство о праве на наследство исключительного права на РИД

1. Согласие на обработку персональных данных
2. Квитанции об уплаченных государственных пошлинах

Размер государственных пошлины

• За рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец к другому лицу без договора и принятие решения по результатам его рассмотрения: 3 300 рублей + 1 700 рублей (2 310 рублей + 1 190 рублей с учетом скидки 30%) за каждый патент, свидетельство свыше одного (подпункт 3.4 приложения №1 к Положению о патентных и пошлинах)
• За рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другому лицу без договора и принятие решения по результатам его рассмотрения : 13 500 рублей + 11 500 рублей (9 450 рублей+8 050 рублей с учетом скидки 30%) за каждый товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара свыше одного (подпункт 3.14 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах)
• За государственную регистрацию перехода исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы к другим лицам без договора: 800 рублей (подпункт 5 пункта 1 статьи 333.30 Налогового кодекса)

Однако, чтобы уменьшить возможные риски в будущем, несмотря на возможность перехода права без договора, рекомендуем все же заключить договор на переход исключительного права на РИД.

Какой срок установлен для регистрации договоров в Роспатенте?

Административным регламентом Роспатента, установлен срок, в который сотрудники Роспатента обязаны проверить поданные документы и вынести заключение о государственной регистрации договоров или отказа в ней. Сроки регистрации для лицензионного договора, как и для договора отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления о регистрации в Роспатент.

Государственная регистрация перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности без договора или отказ в такой регистрации осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления документов в Роспатент.

Сроки могут быть увеличены в случае необходимости направления заявителю уведомлений, повторной проверки уплаты пошлины, проверки ответа на уведомление, рассмотрения заявления об отзыве заявления. По истечении срока регистрации документы направляются заявителю не позднее, чем через пять рабочих дней.

Какие условия договоров относятся к обязательным?

Любой договор содержит существенные условия — то, о чём обязательно нужно договориться. Если не сделать этого, договор считается незаключённым.

Обязательные условия лицензионного договора

В лицензионном договоре можно выделить три существенных условия:

1. Предмет лицензионного договора — это результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору.

Пример из лицензионного договора:

«Предметом настоящего лицензионного договора является передача лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности — программу для ЭВМ «Омега», описание которой содержится в приложении к настоящему Договору, лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путём открытия доступа к серверу лицензиара.

Программа зарегистрирована на имя Лицензиара в Федеральной службе интеллектуальной собственности (Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 456789 от 14.01.2013 г.)».

2. Способы использования. Лицензиат приобретает право использования объекта исключительного права только способами, прямо указанными в лицензионном договоре, например, публичный показ, прокат, воспроизведение; или, например, только на территории города Москва.

Пример из лицензионного договора:

«Лицензиат может использовать программу «Омега» следующими способами:

2.1. Круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;

2.2. Использовать все функциональные возможности «Омеги», в соответствии с тарифным планом в прайс-листе лицензиара;

2.3. Копировать документацию для личного пользования».

3. Размер вознаграждения. Лицензионный договор является возмездным. Цена определяется по усмотрению сторон, это может быть единовременный платеж, периодические платежи, платежи, рассчитанные в зависимости от объема использования.

Пример из лицензионного договора:

«3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет 25 000 рублей без НДС.

3.2.За предоставление права использования ПО установленными настоящим договором способами лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 30% от дохода, полученного Лицензиатом за использование ПО.»

Обязательные условия договора отчуждения исключительных прав

Договор отчуждения исключительного права – это договор, по которому, одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на указанные объекты в полном объеме другой стороне (приобретателю).

К существенным (обязательным) условиям договора отчуждения относятся:

1. Предмет договора — исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или обязательство по его передаче. При этом в договоре должны быть указаны характеристики отчуждаемого объекта и реквизиты, перечисленные в документе о регистрации (если данный объект подлежит государственной регистрации).
2. Условие о передаче исключительного права в полном объеме. Исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. Причем данное условие должно быть обязательно включено в текст договора. Договор, в котором подобное условие отсутствует, будет считаться лицензионным договором.
3. Положения о стоимости по договору. Размер вознаграждения и порядок его определения. Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Пример из договора отчуждения исключительного права на товарный знак:

1.1. По настоящему договору Правообладатель передает Приобретателю исключительные права в полном объеме на товарный знак по свидетельству № 123456 от 11.12. 2014 г. в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, за сумму, указанную в п.3 настоящего Договора.

1.2. Правообладатель подтверждает, что передаваемое им исключительное право на товарный знак, указанное в п.1.1. не передано, не отчуждено иным образом, е заложено и не обременено иным образом.

2.1. Приобретатель уплачивает Правообладателю вознаграждение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

2.2. Вознаграждение выплачивается в течение 10 (десяти) дней после регистрации договора путем перевода денежных средств на расчетный счет Правообладателя, указанный в пункте «Реквизиты сторон»».

3. Вознаграждение, сроки и порядок его перечисления.

3.1. Приобретатель оплачивает государственную пошлину за регистрацию настоящего договора в Федеральном службе по интеллектуальной собственности.

Можно ли зарегистрировать безвозмездный договор?

Законом допускается регистрация безвозмездного лицензионного договора. Лицензионный договор может быть зарегистрирован, если в нем прямо указано что он – безвозмездный, или включено условие, из которого следует безвозмездность договора (например, условие о том, что вознаграждение лицензиару не выплачивается.

Безвозмездный лицензионный договор может быть заключен только с некоммерческими организациями.

Если в договоре отчуждения специально не оговорить, что он является безвозмездным, то договор может быть признан незаключенным.

Можно ли зарегистрировать лицензионный договор или договор отчуждения исключительных прав на товарный знак на физическое лицо?

Правообладателем товарного знака, и, соответственно, лицензиаром по лицензионному договору на предоставление права использования товарного знака, может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации, которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.

Таким образом, правообладателем товарного знака, может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, поэтому зарегистрировать лицензионный договор или договор отчуждения исключительных прав на товарный знак в Роспатенте нельзя.

Какие документы необходимо оформить для изменения правообладателя товарного знака?

Смена правообладателя товарного знака, т.е. передаче прав на товарный знак, согласно ГК РФ, осуществляется путем заключения договора отчуждения.

Договор отчуждения исключительных прав подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, в противном случае договор считается недействительным. Таким образом, в результате регистрации договора отчуждения происходит переоформление товарного знака на другое лицо.

Законодательство содержит только один запрет, когда передача товарного знака не допустима – если в результате смены правообладателя потребитель будет введен в заблуждение в отношении продукции или её производителя. Например, товарный знак со словесным элементом «Сибирские просторы, сделано в Сибири» не может быть отчужден на правообладателя из Москвы. Также невозможна передача прав на товарный знак, не прошедший государственную регистрацию в установленном порядке.

Документы, необходимые для регистрации договора отчуждения

Для регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак требуется представить в Роспатент следующие документы:

• заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак
• в случае подачи заявления одной из сторон договора, к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
  — подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом
  — удостоверенная нотариусом выписка из договора
• договор
• квитанция об уплате государственной пошлины
• доверенность, если заявитель действует через представителя

Размер пошлины составляет: 13 500 рублей (9 450 рублей, с учетом скидки 30%) за один товарный знак + 11 500 рублей (8 050 рублей, с учетом скидки 30%)за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор (подпункт 3.12 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах).

Роспатент проверяет договор на соответствие требованиям законодательства и при отсутствии замечаний вносит в сведения о правообладателе изменения.

Что можно зарегистрировать без договора, а что нельзя?

Признаваемые и охраняемые в Российской Федерации объекты интеллектуальной собственности, перечень которых содержится в статье 1225 ГК РФ, условно могут быть классифицированы на несколько групп:

1. Объекты авторских и смежных прав (произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), содержание баз данных, права публикаторов)
2. Объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
3. Средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения)
4. «Нетрадиционные» объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем).

На изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также селекционные достижения, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров — исключительное право возникает после прохождения государственной регистрации в Роспатенте.

Исключительное право на эти объекты удостоверяется соответствующим документом — патентом или свидетельством. И, если исключительное право на объект интеллектуальной собственности возникает в силу его признания государством, то и все, что происходит дальше с этим правом (отчуждение, предоставление права использования объекта, залог), также должно подлежать государственной регистрации.

Таким образом, регистрация обязательна, если предметом лицензионного договора или договора отчуждения исключительных прав выступают:

1. Запатентованное изобретение, полезная модель, промышленный образец
2. Зарегистрированный товарный знак и знак обслуживания
3. Зарегистрированная топология интегральной микросхемы
4. Зарегистрированные селекционные достижения
5. Зарегистрированная программа для ЭВМ, базы данных

Какие объекты исключительных прав не могут быть предметом договора отчуждения и лицензионного договора?

В соответствии с Гражданским Кодексом не предусмотрена возможность передавать права или отчуждать следующие объекты интеллектуальной собственности:

• Фирменные наименования
• Наименования мест происхождения товаров
• Коммерческие обозначения (например, вывеска с названием компании)
• Топологии интегральных микросхем
• Интеллектуальная собственность, представленная коммерческим обозначением (например, вывеска с названием компании), то право ее использования регламентируется договором аренды предприятия либо договором франчайзинга.

Если интегральная микросхема составляет гостайну, то она также не подлежит государственной регистрации.

Объекты интеллектуальной собственности, не нуждающиеся в государственной регистрации

Для объектов авторских и смежных прав регистрация не требуется. Это означает, что сегодня в России не существует, к примеру, реестров произведений науки, литературы или искусства.

Почему закон не предусматривает регистрацию указанных объектов? Дело в том, что произведения, относимые к авторским и смежным правам, считаются и так принадлежащими исключительно автору с момента их создания.

Однако авторское право можно дополнительно «зарегистрировать» (осуществить депонирование, «передать на хранение»), например в Российское авторское общество. Депонирование применяется для письменной и устной формы произведений, изображений и объемно-пространственной формы произведения. Также ряд объектов можно добровольно зарегистрировать в Роспатенте. К таким объектам относятся программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем.

Ноу-хау и секретные разработки не подлежат регистрации в силу своей природы.