Что делать, если другая компания регистрирует ваше коммерческое обозначение

Индивидуализация коммерческой деятельности предпринимателей может выполняться различными способами. Одним из видов такой практики является коммерческое обозначение. Коммерческое обозначение служит для индивидуализации компании как коммерческого объекта в комплексе. Такая категория используется для идентификации торговых организаций, производственных предприятий, сервисных комплексов, консультационных фирм и других компаний.

Коммерческое обозначение — это оригинальное название, созданное и продвигаемое предпринимателем, обладает значительной ценностью и может использоваться на вывесках, баннерах, в рекламе, в документации, объявлениях, на упаковках и т.д. Такое название не требует обязательной регистрации или внесения в учредительные документы. Форма коммерческого обозначения сходна с товарным знаком и может быть словесной, изобразительной или комбинированной.

Отличительные характеристики коммерческого обозначения

1. коммерческое обозначение может быть в обороте только у одного предпринимателя
2. предприятие может вести деятельность только под одним обозначением
3. обозначение не ограничивается по сроку действия, но если в течение года оно не применяется, права на него утрачиваются
4. защита на коммерческое обозначение действует в пределах региона, где данная компания известна потребителю
5. коммерческое обозначение может быть передано другому лицу в составе предприятия (например, по аренде) или по договору концессии

Отсутствие требования об обязательной регистрации коммерческого обозначения приводит к его уязвимости, так как недобросовестные предприниматели все чаще копируют известные названия для увеличения своей прибыли.

Попытки чужих компаний завладеть уже готовым, а чаще всего раскрученным коммерческим обозначением могут выражаться в непосредственном использовании обозначения, подаче заявки в Роспатент на регистрацию его в качестве товарного знака. Настоящему владельцу может быть направлена претензия с предложением прекратить использование названия или даже возместить причиненный ущерб. Как вести бизнес в такой ситуации?

Что такое мониторинг заявок, как с ним работать

Прежде всего, необходимо проводить предупредительную работу, направленную на выявление попыток зарегистрировать принадлежащее Вам обозначение. Эффективным инструментом защиты является мониторинг заявок, поступающих в Роспатент.

Мониторинг заявок по товарным знакам представляет собой процесс установления и отслеживания заявок на регистрацию знаков, тождественных или сходных до степени смешения с Вашим коммерческим обозначением. Мониторинг может проводиться по базам Роспатента и открытым источникам в интернете по основным поисковым системам и крупным площадкам.

Проведение мониторинговых исследований лучше доверить специалистам патентного бюро «Защитовед», использующих в своей работе специализированные программы поиска. Результаты такого анализа оформляются в виде отчета с изложением мнения специалиста. В случаях выявления незаконного использования или намерения зарегистрировать обозначение патентоведы обсудят с заказчиком возможные способы пресечения нарушений и целесообразность обращения в различные инстанции.

Устранение нарушений на стадии экспертизы заявки является наиболее оптимальной возможностью. В этом случае поданное обращение в патентное ведомство по поводу несогласия с регистрацией конкурентом заявляемого обозначения может иметь весомое значение для эксперта при вынесении решения. Процедура признания недействительным уже зарегистрированного товарного знака проводится по заявлению в Палате по патентным спорам. Такой процесс требует уплаты пошлин и его рассмотрение может занимать длительное время.

Что делать, если получили претензию

Со стороны конкурентов может быть направлена в Ваш адрес претензия о неправомерности использования коммерческого обозначения с предложением вывести из оборота объект и даже возместить ущерб. В этом случае необходимо подготовить грамотный ответ на полученную претензию. Уязвимостью коммерческого обозначения является сложность доказательства принадлежности незарегистрированного названия к такому виду индивидуализации, а также установления даты приоритета.

Первым шагом должен быть сбор доказательной базы, специального досье на коммерческое обозначение. Это должны быть документы, подтверждающие исключительное право на такое обозначение. Такими материалами могут быть любые финансовые документы, фиксирующие оплату за изготовление вывесок, рекламные материалы с участием предприятия, использование названия в открытых источниках и т.д. Главные черты – узнаваемость потребителями и наличие отличительных свойств, могут подтверждаться свидетельскими показаниями покупателей.

Главной целью такого сбора документов является подготовка обоснованных доказательств того, что право на оспариваемое обозначение у Вас возникло раньше, чем у конкурентов. В этом случае действует положение п.8 ст.1483 ГК РФ, согласно которому не допускается регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с коммерческим обозначением, имеющим более ранний приоритет.

Подготовка ответа на претензию

Претензионный порядок рассмотрения споров имеет существенные преимущества, его использование позволяет сэкономить средства, время и сохранить репутацию предприятия. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами такого порядка, необходимо подготовить грамотный и обоснованный ответ на претензию.

Опытные специалисты патентного бюро «Защитовед» подготовят ответ на полученную претензию в строгом соответствии с требованиями законодательства и патентного права. В ответе должно быть изложено аргументированное мнение по сути претензии, подтвержденное ссылками на статьи закона. Доказательствами могут быть выдержки из ведомственных инструкций, правил, заключений экспертов.

При составлении ответа специалисты помогут учесть все нюансы по имеющемуся обозначению, представить собранные документы с выгодной стороны. Кроме того, сотрудники посоветуют, какие материалы можно еще представить и какие доказательства правоты собрать. Важным разделом документа является заключительная часть, в которой излагается позиция ответчика – в каких вопросах возможно соглашение, а по каким позициям нет.

Ответ на претензию в случае недостигнутого соглашения служит существенным аргументом в дальнейших спорах в суде, поэтому документ должен быть не только правильно составлен, но и зарегистрирован. Ответ должен быть направлен по почте с уведомлением или иметь отметку о вручении адресату с указанием даты.

Если в результате мониторинга установлено, что конкурентами подана заявка на регистрацию вашего коммерческого обозначения в качестве товарного знака, необходимо подготовить возражение против предоставления охраны товарному знаку. По номеру установленной заявки можно определить её статус, заявителя и сведения о заявляемом обозначении (описание, классы МКТУ, дату приоритета).

Если заявка находится на стадии экспертизы, необходимо воспрепятствовать неправомерной регистрации, направив обращение в Роспатент. Помешать регистрации значительно проще на этапе экспертизы, до внесения официальных сведений в госреестр.

Собранные доказательства на основании поданного ходатайства приобщаются к материалам заявки и рассматриваются экспертами во время проверок.

В направляемых документах должны быть представлены весомые аргументы, подтверждающие факт длительного и широкого применения оспариваемого коммерческого обозначения Вашим предприятием.

Доказательствами могут признаваться:

• рекламные материалы (фотографии вывески, публикации в журналах, каталогах и т.д.)
• договоры на размещение рекламы, изготовление вывесок, скриншоты страниц с объявлениями
• договоры с клиентами, счета, бухгалтерские документы, на которых имеется спорное обозначение
• сведения о коммерческом обозначении из интернет-источников – скриншоты сайта, страниц в соцсетях и т.д.

Главное условие – материалы должны быть датированы ранее, чем приоритет заявки, поданной конкурентами.

В случаях, если регистрация товарного знака уже состоялась, собранные материалы необходимо направить в Палату по патентным спорам, приложив их к возражению против представления охраны товарному знаку и оплатив пошлину.

Если у Вас отсутствуют весомые доказательства того, что Вами давно используется данное обозначение и его хорошо знают потребители, а в документах нет даже ориентировочной даты начала использования, отозвать заявку не получится. Претендуя на средство индивидуализации в виде коммерческого обозначения, необходимо также проанализировать, отвечает ли данный объект требованиям, предъявляемым законодательством к таким видам интеллектуальной собственности.

Процесс делопроизводства по экспертизе поданных заявок достаточно длителен, за это время получение свидетельства на товарный знак для заявителя может стать неактуальным. Законом предоставлено заявителю право отозвать поданную заявку на любом этапе рассмотрения при условии, что не произведена регистрация товарного знака по данному обозначению (п.1 ст.1502 ГК РФ).

Объяснение причин для отзыва не требуется. В этом случае в Роспатент направляется заявление об отзыве заявки на товарный знак, составленное по стандартной форме, представленной на сайте ФГБУ ФИПС Роспатент. Документ подписывается лично заявителем, который подтверждает сведения о том, что он ознакомлен с последствиями отзыва заявки. После получения решения об отзыве по материалам заявки не проводятся никакие юридические действия, она не рассматривается при экспертной проверке других заявок и товарный знак не регистрируется.

Возможны случаи отзыва заявки по инициативе Роспатент. Патентное ведомство имеет право отозвать материалы заявки при неуплате пошлины за выполняемую госуслугу, и при непредставлении запрашиваемых экспертами материалов вовремя. Выбрать правильный алгоритм действия по отзыву конкретной заявки, оценить возможные потери и последствия таких действий достаточно сложно, поэтому лучше проконсультироваться по этому вопросу со специалистами по патентному праву.

Отсутствие обязанности официальной регистрации коммерческого обозначения приводит к сложности доказательства принадлежности незарегистрированного названия к указанному обозначению.

Несовершенство механизма защиты средств индивидуализации и неоднозначность решения споров в сфере интеллектуальной собственности являются главными основаниями для использования более действенных способов охраны. Таким способом является регистрация коммерческого обозначения как товарного знака.

Кроме более надежной защиты – правообладателю не нужно будет доказывать, что обозначение принадлежит ему, владелец получает более широкий объем прав. Обозначение будет действовать на всей территории России, может быть продано или передано в аренду без самого предприятия и т.д.

Заявка на товарный знак подается в Роспатент, дата приоритета устанавливается по дате поступления материалов. В процессе делопроизводства будут проводиться экспертные проверки на тождество и сходность до степени смешения с обозначениями, имеющими более ранний приоритет. В этом случае заявка конкурентов, поступившая в патентное ведомство раньше, станет весомым препятствием и причиной отказного решения.

Чтобы избежать отказного решения, необходимо до подачи заявки провести поиск и при обнаружении препятствующей заявки, инициировать процедуру её отзыва (см.разд.3). Без положительного решения по отзыву чужой заявки экспертиза выдаст отказ на основании приоритета.

Решение спорных ситуаций при использовании конкурирующими фирмами Вашего коммерческого обозначения, повышение надежности его защиты относится к сложным вопросам патентного права. Специалисты патентного бюро «Защитовед» проведут грамотное урегулирование конфликта и помогут составить необходимые документы, позволяющие избежать потерь для бизнеса.