Что нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака

Согласно ст.1483 ГК РФ, существует более десятка оснований для отказа в регистрации товарного знака (ТЗ). Главными требованиями к обозначению являются отсутствие сходства с ранее зарегистрированными (или заявленными) средствам индивидуализации, различительная способность и отсутствие введение потребителя в заблуждение. Ниже подробно рассмотрено каждое из условий законодательства и примеры из судебной практики.

Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление

Товарный знак не может быть зарегистрирован, если он представляет собой обозначение, которое вошло во всеобщее употребление и указывает на определенный вид товара. Это возможно при утрате различительной способности и размывании товарного знака. Так, например, произошло с известными зарубежными товарными знаками «Xerox», «Дизель», «Граммофон», «Диктофон», «Jeep», «Примус» и другими.

В результате длительного и широкого использования такие обозначения стали нарицательными и служат теперь в качестве указания на вид товара, который может выпускаться разными производителями. При оценке общеупотребимости термина учитывается мнение не только специалистов в данной области деятельности, но и широкого круга потребителей.

В российской судебной практике имеются прецеденты оспаривания таких ТЗ. Так, в 2014 г. Федеральная антимонопольная служба РФ признала незаконным использование товарного знака «САЯНЫ» (свидетельство №142809), правообладателем которого являлось ОАО «Жигулевское пиво». Это было расценено как акт недобросовестной конкуренции. Состав напитка был разработан в 50-е гг. XX века, а продукция под данным товарным знаком выпускалась еще в советское время сразу несколькими производителями. Также правообладатель не смог предоставить доказательства того, что напиток стал популярен благодаря именно его усилиям.

Однако ОАО «Жигулевское пиво» оспорило это решение, обосновывая свою защиту тем, что дело было возбуждено только для одного вида напитка, а не всего 32 класса, для которого был зарегистрирован товарный знак. Отсутствие недобросовестной конкуренции производитель объяснил тем, что исключительные права на данное обозначение были переданы по лицензионному договору другой фирме. Таким образом, судебная практика в отношении этого требования законодательства очень неоднородна. Возникновение возможных споров необходимо учитывать еще на этапе подачи заявки в ФГБУ «ФИПС» (Роспатент).

Общепринятые символы и термины

Не подлежат охране те товарные знаки, которые содержат в своем составе обозначения, символизирующие соответствующую область деятельности. Их примеры приведены на иллюстрации ниже.

Примеры обозначений, символизирующих отрасли промышленности (машиностроительная, химическая, медицинская)

Аналогично, в словесной части товарного знака не должны содержаться общеупотребительные термины для данной отрасли промышленности. Например, «ампер», «джоуль», «ом» для электротехнических товаров, «метр», «килограмм», «минута» для измерительных приборов, «рубль», «доллар», «золотой» для банковских услуг.

Не всегда удается сразу установить, что термин является общеупотребимым. Для этого используют специализированные справочники. Слово не обязательно должно обладать широкой известностью среди всех категорий потребителей. Достаточной причиной для отказа в регистрации товарного знака в этом случае является известность понятия среди узких специалистов науки и техники.

Так как эти символы и термины не обладают различительной способностью, то их регистрация в качестве товарного знака может ущемить интересы конкурирующих производителей в той же отрасли, поскольку исключительные права на обозначение устанавливают запрет на его использование третьими лицами.

В качестве примеров обозначений, которым было отказано в регистрации, можно привести следующие:

• «Шеф-повар» в отношении продуктов питания (5, 29, 30, 31, 32 классы МКТУ)
• «КЕЛЬВИН» в отношении 9 класса МКТУ (научные и исследовательские аппараты)
• «Sleever» для 16, 17 классов МКТУ (упаковочные материалы), так как одно из значений данного слова – это термоусадочная машина для упаковки товаров пленкой.

В то же время, если термин используется для других товаров и воспринимается как фантазийный, то регистрация обозначения возможна.

Указание на свойства товара

Не допускается прямое или косвенное указание в товарном знаке данных о товаре, которые носят описательный характер:

• вид продукции (например, «сок», «колбаса», «водка», «кефир»)
• качество («премиум», «высококачественный продукт», «качество, помноженное на опыт»)
• характеристики – количество («литр», «грамм» и другие, как в полной, так и сокращенной форме), назначение («для малышей», «для ценителей», «для детей от 0 до 3 лет» и другие)
• материалы и сырье, из которого он изготовлен («молочный», «сливочный»)
• ценностные и другие свойства («шоколадный», «настоящий», «твердый», «настоящий сырный вкус», «100 баксов» и другие)
• местонахождение производства или сбыта (например, «made in Europe», «вологодское», «уральский»)
• время изготовления (дата производства часто важна для спиртных напитков и косвенно указывает на их свойства – выдержку)
• способ производства или реализации («розница по оптовым ценам», «ручная работа», «от склада»).

Эти требования касаются обозначений как на русском языке, так и на других языках. Если описательные указания воспринимаются как фантазийные, то они могут быть зарегистрированы в качестве охраняемого элемента. Например, товарный знак «ALASKA» (свидетельство № 605982) выдан в отношении товаров 18, 20, 22, 25, 28 и 35 классов МКТУ, прямо не связанных с местом производства на Аляске. Также могут быть зарегистрированы такие обозначения как:

• «Арктика» – для мороженого или холодильников
• «Памир» – для чая
• «Арбат» – для химических продуктов, машин, станков
• «Каспий» – для алкогольных напитков.

В качестве примера можно привести судебное дело с товарным знаком «Тан» (свидетельство №216493). Ошибочно экспертиза ФГБУ «ФИПС» (Роспатент) вынесла положительное решение и обозначение было зарегистрировано. Однако впоследствии оно было оспорено в суде и товарный знак аннулирован, так как тан является видовым названием кисломолочных продуктов, состоящих из сквашенного молока и питьевой (или газированной) воды. Этот напиток является традиционным для народов Кавказа и Средней Азии.

Форма товаров

В качестве описательных могут выступать не только словесные ТЗ, но и изобразительные. Если они представляют собой только изображение формы товара (упаковки) и при этом не выполняется условие различительной способности, то такие обозначения не могут быть зарегистрированы в патентом ведомстве. Исключительное право на подобные графические решения не предоставляются.

Так, например, не смог получить правовую охрану в России международный ТЗ №944650, зарегистрированный в ВОИС в отношении товаров 30 класса МКТУ (пищевые продукты). Права на знак принадлежали немецкой компании Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG. Основанием для отказа стало то, что обозначение представляет собой изображение плитки шоколада, не обладающей различительной способностью.

Неохраняемые элементы товарного знака

Все вышеперечисленные элементы могут включаться в состав ТЗ как неохраняемые (ст.1483 ГК РФ). Это значит, что они могут использоваться и другими производителями без запрета со стороны правообладателя обозначения. При подаче заявки на регистрацию товарного знака необходимо обязательно указать, какой из элементов является неохраняемым. В противном случае экспертиза вынесет отрицательное решение.

Единственным условием для таких элементов является то, что они не должны занимать доминирующее положение в обозначении. В таблице ниже приведены примеры товарных знаков.

Изображение товарного знака	Номер регистрации в ФГБУ «ФИПС»	Неохраняемые элементы
	767803	«gns»
	767816	«Master class», «media»
	767819	«Group»

В более редких случаях правовая охрана предоставляется тем товарным знакам, которые состоят из неохраняемых элементов, образующих комбинацию с различительной способностью. Она должна восприниматься потребителем как оригинальная и необычная. Примеры таких обозначений представлены в таблице ниже.

Изображение товарного знака	Номер регистрации в ФГБУ «ФИПС»	Категория товаров, в отношении которых зарегистрирован ТЗ
	767529	29 (мясные продукты), 30 (пельмени, пироги, пицца)
	767545	30 (пищевые продукты)
	767586	9 (приборы и инструменты)

Доминирующие элементы

При определении доминирования неохраняемого элемента специалистами ФГБУ «ФИПС» (Роспатент) учитываются следующие факторы:

• его размеры по сравнению с остальными (он не должен выглядеть более крупным)
• общее визуальное восприятие, оказываемое на потребителя
• оригинальность исполнения, которое способствует привлечению внимания и выделению неохраняемого элемента (яркое цветовое и графическое решение, необычный шрифт)
• расположение (если неохраняемый элемент находится в центре знака, то он является доминирующим).

Государственная символика

Не допускается регистрация товарных знаков, в состав которых входит государственная символика: гербы, флаги, девизы, гимны и другие. Если правообладатель получил разрешение на их использование в обозначении (в России его может выдать Геральдический совет при Президенте РФ), то эти элементы должны быть оформлены как неохраняемые и не занимать доминирующее положение в знаке. Такая символика дает определенное преимущество по сравнению с аналогичными товарами, что может ввести потребителя в заблуждение.

Однако получить согласие от уполномоченных организаций трудно. Оно выдается тем учреждениям, деятельность которых связана с государственной властью или выполнением особых задач. Примеры таких регистраций приведены в таблице ниже.

Изображение товарного знака	Номер регистрации в ФГБУ «ФИПС»	Символы государственной символики, неохраняемые элементы	Правообладатель
	246435	Шапка Мономаха, «Государственный историко-культурный музей-заповедник»	Федеральное государственное учреждение «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
	393404	—	Государственное учреждение «Музей-заповедник «Казанский Кремль»
	264760	Изображение элементов государственного герба	ФГУП «Федеральный комплекс «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации

Примеры отказов по решениям «Роспатента» описаны в следующей таблице.

Изображение товарного знака	Номер заявки в ФГБУ «ФИПС»	Символы государственной символики	Заявитель
	2006722090	Сокращенное название Great Britain (Великобритания)	Голубев Андрей Владимирович
	2008724605	Флаг России	Общество с ограниченной ответственностью «МарИКон»
	2016738824	Символика флага и герба республики Башкортостан (цветок курая)	Сарваров Рустем Радисович

Символика международных организаций

Не допускается регистрация товарных знаков, содержащих элементы символики международных и межправительственных организаций, а также их имитации.

Так, например, в 2020 г. было удовлетворено возражение Олимпийского комитета России в отношении товарного знака OLIMPBET, который был ранее зарегистрирован по свидетельству № 690011 (для 41 класса МКТУ). Решение Роспатента основывалось на том, что это обозначение ассоциируется с олимпийскими играми. В соответствии с Найробским договором страны-участницы соглашения должны отказывать в регистрации ТЗ, включающих олимпийскую символику, если не получено разрешение Международного олимпийского комитета.

Знаки отличия

В товарных знаках не должны присутствовать следующие знаки отличия:

• государственные контрольные и гарантийные клейма, служащие для подтверждения качества товара или его соответствия определенным стандартам
• пробирные клейма, применяемые для маркировки пробы драгоценных металлов (золото, серебро, палладий, платина)
• знаки соответствия требованиям сертификационных организаций (отраслевые, национальные и международные)
• государственные печати
• награды (медали, ордена и другие государственные знаки отличия).

Их применение без разрешения официальных органов-держателей может ввести потребителя в заблуждение относительно качества, свойств и происхождения товара, а также противоречит нормам морали (использование символики, обладающей патриотическим и историческим смыслом в коммерческих целях).

В 2010 г. Роспатентом было вынесено отрицательное решение в отношении товарного знака по заявке №2009719367, так как обозначение сходно с орденом Красной Звезды, утвержденным в 1930 г.

Заявка на товарный знак 2009719367

Введение потребителя в заблуждение

Не подлежит регистрации товарный знак, который является ложным или может ввести потребителей в заблуждение в отношении свойств (качества) товара или его производителя. Это может выражаться в следующем:

• если ТЗ имитирует товары или упаковку чужого «раскрученного» бренда, завоевавшего хорошую репутацию среди потребителей
• если в ТЗ вкладывается определенный семантический смысл, не соответствующий реальным характеристикам товара
• когда дистрибьютор регистрирует на свое имя товарный знак зарубежного производителя без его разрешения (в целях недобросовестной конкуренции)
• при неиспользовании товарного знака его владельцем и предъявлении претензий добросовестному производителю (так называемые «патентные тролли»), а также при других обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о недобросовестности действий.

Данный вид нарушений чаще выявляется уже после регистрации ТЗ и пресекается в судебном порядке. В качестве примера можно привести отказ ФГБУ «ФИПС» (Роспатент) в регистрации обозначения «КОШЕРНЫЕ ОЗЕРА» (заявка №2012720662). Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 33 класса МКТУ (водка и другие спиртные напитки). Признание правомерности такого обозначения могло бы привести к тому, что у потребителей сформируется ложное мнение о способе изготовления водки по канонам кашрута (свод требований к продуктам питания в иудаизме). Кроме того, реализация спиртных напитков под данной торговой маркой может оскорбить чувства верующих.

Противоречие общественным нормам и интересам

Товарный знак не подлежит регистрации, если его содержание прямым или косвенным образом противоречит общественным интересам, нормам морали и принципам гуманности (непристойные высказывания, призывы к экстремизму, ненависти и вражде по любым признакам; оскорбление человеческого достоинства, чувств верующих, намеренное искажение орфографии).

Эту общую формулировку можно пояснить на примерах, приведенных в таблице ниже.

Изображение товарного знака	№ заявки в «Роспатент»	Основания для отказа
	2007734516	Религиозная семантика. Могут быть оскорблены чувства верующих (упоминание на товарах имени Христа в коммерческих целях)
	2007728302	Так как регистрация испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ (спиртные напитки), то это обозначение способствует формированию положительного отношения к алкоголю, что противоречит общественным интересам и государственной политике по снижению употребления алкоголя в России
	2009732845	Имя «Ленин» связано с историей страны и его регистрация противоречит общественным интересам

Необходимо учитывать, что принципы общественной морали могут отличаться в разных государствах. Так, европейское патентное ведомство в 2011 г. отказало в регистрации товарного знака, содержащего герб СССР, на основании того, что режим советской власти ассоциируется с тоталитаризмом и геноцидом. Эта категория отказов является одной из самых неоднозначных в патентной и судебной практике.

Объекты культурного наследия

Нельзя регистрировать обозначения, которые содержат в себе изображения или названия следующих объектов:

Особо ценные объекты культурного наследия России, полный список которых приведен в Едином государственном реестре:

• архитектурные, инженерные сооружения, их комплексы, а также связанные с ними территории
• достопримечательности
• учреждения культуры (музеи, театры и другие)
• выдающиеся природные или антропогенные (созданные человеком) объекты, представляющие ценность с эстетической или научной точки зрения (включая надписи и пещеры, археологические памятники)
• исторические поселения, утвержденные приказом Министерства культуры РФ
• объекты монументального искусства (скульптуры, рельефы, росписи, мозаики, витражи)
• строго ограниченные зоны, которые представляют собой ареал вымирающих животных и растений (заповедники, национальные парки и другие) или служат для сохранения природной красоты
• культурные ценности, которые хранятся в коллекциях и фондах любой формы собственности, если не получено разрешение их уполномоченных работников или владельцев (картины, гравюры, рисунки, скульптуры, рельефы, иконы и другие предметы культового назначения, объекты декоративно-прикладного творчества, старинные книги и рукописи, фотографии, фонограммы, кинематографические произведения, необычные музыкальные инструменты, предметы коллекционирования – монеты, ордена, медали, редкие образцы растений и животных).
• объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музейные фонды России являются также частью культурного наследия страны. Особенности их правового положения регулируются ФЗ «О музейном фонде российской федерации и музеях в РФ» №54-ФЗ.

Примеры оспаривания регистрации (или отказа) приведены ниже в таблице.

Изображение товарного знака	№ заявки/ свидетельства в «Роспатент»	Основания для отказа/оспаривания
	2006731987	Общепринятое название одного из помещений Большого Екатерининского дворца, объект федерального значения, обладающий уникальной культурной и исторической ценностью, отсутствие согласия дирекции музея-заповедника «Царское село»
	297460	Объект всемирного наследия, являющийся уникальной экологической системой РФ
	2008719019	Александровский сад – часть ансамбля Московского Кремля, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Если бы таким обозначениям предоставлялась правовая охрана, то это дало бы возможность установления необоснованной монополии одним производителям в ущерб других. Также это противоречит интересам общества и принятому публичному порядку.

Территория происхождения вин и спиртных напитков

Регистрации не подлежат те товарные знаки, в состав которых входят элементы, позволяющие идентифицировать географическое происхождение вин и других алкогольных напитков. Это условие продиктовано международным договором TRIPS2 и направлено на защиту прав производителей национальных спиртных напитков.

Так, например, коньяк (от франц. «cognac») – это уникальный виноградный бренди, получаемый в виноградно-винодельческом регионе Шаранта, Франция, что закреплено в законодательстве этой страны. Использование данного слова в ТЗ может создать ошибочное представление о том, что напиток производится во Франции. Такой элемент может присутствовать в обозначении только в качестве неохраняемого.

Сходство и тождество с другими объектами интеллектуальной собственности

Не допускается полное совпадение (тождество) или частичное сходство до степени смешения товарного знака по однородным группам товаров МКТУ в отношении следующих объектов интеллектуальной собственности:

• ранее зарегистрированные ТЗ, включая общеизвестные
• наименования мест происхождения товаров (регистрируются в реестре ФГБУ «ФИПС»)
• фирменные наименования (вносятся в ЕГРЮЛ)
• коммерческие обозначения, не подлежащие государственной регистрации
• селекционные достижения, которые вносятся в госреестр ФГБУ «Госсорткомиссия»
• промышленные образцы (их регистрация также производится в ФГБУ «ФИПС»)
• заявки на товарные знаки, дата подачи которых имеет более ранний приоритет (если они не отозваны или по ним не вынесено отрицательное решение «Роспатента»)
• товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с международными соглашениями, в частности, по мадридской системе.

Это положение не применяется в том случае, если конкурирующий объект интеллектуальной собственности и заявляемый товарный знак принадлежат одному и тому же правообладателю.

Данное условие является одним из основных при проверке обозначения в патентном ведомстве. От его выполнения зависит возможность ведения честной конкурентной борьбы между производителями.

Под однородными понимают такие товары, в отношении которых у потребителей может создаться впечатление, что они относятся к одному и тому же производителю. Например, молоко и сметана являются однородными продуктами.

Оценка производится не только на основании визуального сходства, но и семантического, фонетического, лингвистического. Подробнее об этом можно узнать в статье «Сходство до степени смешения, что это?». Учитывается целый ряд параметров, а также общее впечатление, которое оказывают противопоставляемые объекты. Такой анализ может произвести только профессиональный специалист в области патентного права. Патентные поверенные бюро «Защитовед» осуществляют проверку товарного знака с оценкой уровня риска получения отказа со стороны ФГБУ «ФИПС».

Произведения науки и искусства

В качестве товарных знаков нельзя регистрировать следующие объекты, которые приобрели широкую известность на момент подачи заявки:

• названия произведений литературы, цитаты из них
• предметы искусства
• произведения науки
• названия персонажей и другие объекты, охраняемые в рамках авторского права.

Они не требуют регистрации в каких-либо реестрах, а исключительные права на них возникают в момент создания произведения. Включение в ТЗ и использование в коммерческих целях возможно только с согласия автора.

Так, в 1999 г. был зарегистрирован словесный знак «Винни» (свидетельство №176873, правообладатель ООО «НПО «Альтернатива»). ЗАО ТД «Славэкс» оспорило регистрацию, так как права на использование названия популярного литературного персонажа Винни-Пух были переданы этой фирме его создателем – Б. Заходером.

Тождественность имени и псевдониму известного лица

Не допускается регистрация товарного знака, содержащего следующие персональные данные известного лица без его разрешения (или согласия его наследника):

• имя, фамилия и отчество, а также производные от них (уменьшительные, ласкательные и другие, указывающие на происхождение имени)
• псевдоним и его производные
• портрет (реалистичный или стилизованный)
• факсимильная подпись.

Регистрация таких обозначений означает то, что правообладатель может воспользоваться чужой репутацией, что вводит потребителя в заблуждение и противоречит общественным интересам.

Так, например, в 2012 г. было принято решение об отказе в регистрации для товарного знака «Nobel Oil» (номер заявки №2011711971), так как словесный элемент «Nobel» является воспроизведением фамилии известных изобретателей Альфреда и Людвига Нобилей, деятельность которых была связана с нефтяной промышленностью.

С другой стороны, при получении разрешения известного лица регистрация обозначения и его использование в коммерческих целях не вызывает затруднений. В 2006 г. было получено свидетельство на ТЗ «Жириновский» с изображением его факсимиле с согласия самого политика. Обозначение использовалось для производства и реализации водки.

Товарный знак 300209

Отраслевые особенности

Помимо вышеуказанных ограничений, в некоторых отраслях промышленности существуют свои особенности оценки охраноспособности ТЗ. Например, для фармакологических препаратов не проводится регистрация обозначений, содержащих международное непатентованное наименование лекарственного вещества (МНН).

Перед подачей заявки в ФГБУ «ФИПС» товарный знак необходимо проверить на охраноспособность, чтобы снизить риски отказа со стороны государственного ведомства.