Информационное сообщение о проверке соответствия обозначения

Средствами индивидуализации, которые охраняются интеллектуальным правом, являются не только товарные знаки (ТЗ), но и другие маркетинговые инструменты – коммерческие обозначения, наименования фирм и мест происхождения товаров (НМПТ). Так как в российском законодательстве отсутствует подробное описание критериев различимости данных объектов, то на практике часто возникает риск их столкновения между собой. В связи с этим руководством ФГБУ «ФИПС» 10.06.2020 г. было опубликовано информационное сообщение, поясняющее принцип проверки заявок для государственной регистрации торговых марок. В этой статье приведено разъяснение официальной информации патентного ведомства в свете соотношения средств индивидуализации и реализации исключительных прав на них.

Конфликт между товарным знаком и другими объектами, служащими для различения товаров, услуг и организаций, возникает в том случае, если обозначение имеет признаки тождества или сходства до степени смешения. Такой ТЗ не подлежит регистрации согласно положениям п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Сходство или тождество должно отсутствовать относительно следующих объектов:

• фирменное наименование другого юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте
• коммерческое обозначение, служащее для индивидуализации бизнеса как имущественного комплекса
• отдельные элементы вышеперечисленных объектов
• наименование селекционного достижения, зарегистрированного в Госреестре.

Это требование распространяется на однородную продукцию, относительно которой у потребителей может возникнуть ложная ассоциация о ее выпуске одним и тем же производителем. Критериями однородности служат вид товаров, их назначение, исходное сырье (материал), из которого они сделаны. Чаще всего однородность устанавливается на основании принадлежности к одной и той же группе МКТУ – международного классификатора товаров и услуг.

ТЗ не удовлетворяет критериям охраноспособности, если права на вышеперечисленные объекты у других лиц возникли ранее, чем подана заявка на обозначение. С другой стороны, его регистрация возможна, когда, например, коммерческое обозначение принадлежит потенциальному правообладателю товарного знака.

После приема документов для регистрации ТЗ производится опубликование сведений о заявке в официальном бюллетене, который выпускается не реже 2 раз в месяц. С материалами официальных публикаций, пополняемых в непрерывном режиме, можно ознакомиться на интернет-портале «Роспатента». Доступ к бюллетеням свободный.

Согласно п. 1 ст. 1493 ГК РФ любое заинтересованное лицо вправе оспорить правомерность регистрации заявленного ТЗ в ФГБУ «ФИПС». Возражение должно быть оформлено в письменном виде и содержать аргументированные доводы, подтверждающие наличие оснований для отказа по ст.1483 ГК РФ. С основными из них можно ознакомиться в статье «Охрана прав на товарные знаки и знаки обслуживания». Сведения, изложенные в возражении, учитываются специалистами «Роспатента» при проведении экспертизы по существу.

Фирменное наименование, состоящее из описания организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (обязательная часть) и его названия (отличительная, или специальная часть), подлежит обязательной регистрации в ЕГРЮЛ. Исключительное право на его использование возникает со дня внесения соответствующей записи в государственный реестр и продолжается до тех пор, пока оно не исключено из него (ст. 1475 ГК РФ) или изменено правообладателем. В качестве подтверждающего документа может выступать выписка из ЕГРЮЛ.

Фирменное наименование также должно быть зафиксировано в учредительных документах (уставе организации или учредительном договоре). В соответствии с требованиями п.2 ст. 1473 ГК РФ оно не может состоять только из слов, которые характеризуют вид предпринимательской деятельности (например, ООО «Ломбард»).

Так как Россия является участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то на ее территории также действует требование ст.8 данного международного договора. Согласно ему иностранные фирменные наименования подлежат правовой охране в той же мере, что и национальные, российские. При этом со стороны иностранного юридического лица не требуется подача заявки на регистрацию.

В отличие от фирменного наименования, государственная регистрация коммерческого обозначения не предусмотрена. Не требуется и внесение сведений о нем в учредительные документы (ст. 1538 ГК РФ). Однако оно применяется для индивидуализации коммерческой и некоммерческой деятельности.

Такое обозначение может содержать как словесные, так и графические, комбинированные элементы, полностью отличаться от фирменного наименования или включать какие-либо его части.

В качестве примера можно привести средства индивидуализации широко известной торговой сети:

• фирменное наименование – ООО«АГРОТОРГ»
• один из зарегистрированных ТЗ организации – 
• коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации торговых точек, – «Сеть магазинов «Пятерочка».

Для одного и того же предприятия не разрешается применение двух и более разных коммерческих обозначений. В то же время одинаковое обозначение может использоваться для индивидуализации нескольких организаций (ст. 1538 ГК РФ). Исключительное право на коммерческое обозначение регламентируется п.1 ст. 1540 Кодекса. Его действие прекращается, если обозначение не использовалось в течение 1 года (непрерывно).

В судебной практике часто рассматриваются споры, связанные с приоритетом исключительных прав на ТЗ и коммерческое обозначение. В Гражданском кодексе отсутствуют прямые сведения о времени их возникновения в отношении коммерческого обозначения. Пояснение по данному вопросу содержится в п.177 постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 г.:

• исключительные права появляются, начиная с момента фактического использования коммерческого обозначения для индивидуализации деятельности организации (применение на вывесках, в объявлениях и рекламе, для маркировки товаров и упаковки, в бланках и счетах)
• обозначение также должно обладать различительной способностью (позволяет отличать однородные товары разных производителей) и быть известным на определенной территории (ст. 1539 ГК РФ). Критерии, позволяющие выявить последнее свойство, описаны далее.

Обращение, направленное в ФГБУ «ФИПС» против регистрации ТЗ, должно удовлетворять следующим требованиям административного регламента по предоставлению данной государственной услуги:

• в возражении содержится регистрационный номер, присваиваемый заявке в «Роспатенте» (сведения о ней публикуются в общедоступных бюллетенях)
• возражение направлено в патентное ведомство до проведения экспертизы по существу
• приведены документальные подтверждения, указывающие на несоответствие требованиям ГК РФ: совпадение до степени смешения или тождество ТЗ в отношении противопоставленного средства индивидуализации, доказательства использования коммерческого обозначения в определенном регионе.

В качестве таких доказательств могут быть приведены следующие:

• выписка из ЕГРЮЛ
• договора, удостоверяющие большой объем продаж продукта, счета-фактуры на отгрузку/оказание услуг
• документы, подтверждающие затраты на рекламу.

Также следует учитывать, что внутренние документы организации (письма, приказы, штатное расписание и прочее) не являются свидетельством известности данного коммерческого обозначения, что подтверждается судебными решениями в отношении споров подобного характера (например, дело № СИП-125/2015 от 21.05.2015 г.).

Если обращение не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то в адрес автора направляется уведомление от «Роспатента» о невозможности его рассмотрения. Специалисты патентного ведомства, проводящие экспертизу ТЗ, могут принять решение о недостаточности доводов возражения.

Дополнительная переписка с третьими лицами со стороны государственного ведомства не ведется. В связи с этим рекомендуется при составлении возражения обращаться к опытным патентным поверенным. Специалисты бюро «Защитовед» помогут оспорить регистрацию товарного знака, нарушающего исключительные права на другие средства индивидуализации предпринимательской деятельности, а также защитить интересы клиента в судебном порядке.

При сопоставлении ТЗ с конкурирующим наименованием организации экспертиза ФГБУ ФИПС (Роспатент) принимает во внимание следующие факторы:

• Время возникновения права на интеллектуальную собственность (для фирменного наименования – дата внесения в ЕГРЮЛ, для ТЗ – дата регистрации заявки в патентном ведомстве). Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется лицом, направившим обращение против регистрации ТЗ. Ее можно получить в электронном формате pdf на официальном сайте ФНС России.
• Непосредственно на момент проведения экспертизы –актуальность записи в ЕГРЮЛ.
• Наличие признаков полного или частичного сходства между ТЗ и фирменным наименованием. Сравнение производится по специальной части названия фирмы, указание организационно-правовой формы не учитывается.
• Соответствие критериям однородности товаров/услуг, описанным выше; сведения о роде деятельности из выписки ЕГРЮЛ.
• Документальные подтверждения использования фирменного наименования в гражданском обороте (на официальных бланках, в счетах-фактурах, рекламных материалах, для маркировки продукции и ее упаковки, в сети «Интернет»).

ТЗ не подлежит внесению в государственный реестр, если выявлено сочетание следующих факторов, ущемляющих интересы правообладателя фирменного наименования:

• исключительное право на название фирмы и его фактическое использование зафиксировано раньше, чем дата приема заявки ТЗ в «Роспатенте»
• регистрация в ЕГРЮЛ продолжает действовать на момент экспертного исследования
• между этими объектами выявлено полное совпадение (тождество) или сходство до степени смешения (в специальной части названия фирмы)
• оба обозначения используются в отношении однородной группы товаров/услуг.

При проверке столкновения интересов правообладателей коммерческого обозначения и ТЗ в ФГБУ «ФИПС» учитывают аналогичные факторы:

• Подтверждение исключительных прав на коммерческое обозначение:
  • Наличие различительных признаков, без которых коммерческое обозначение не может являться средством индивидуализации бизнеса.
  • Доказательства функционирования предприятия как имущественного комплекса (сведения о зарегистрированных объектах недвижимости, выписки из государственных реестров о зарегистрированных правах на имущество, включаемых в состав предприятия, акты инвентаризации, бухгалтерский баланс, учредительные документы, подтверждающие право для некоммерческих организаций заниматься предпринимательством).
  • Документальное доказательство того, что коммерческое обозначение приобрело определенную популярность среди потребителей на территории региона. Помимо документов, перечисленных выше, могут приводиться опросы потребителей. Обязанность их предоставления возлагается на правообладателя.
  • Сохранение исключительных прав на момент проведения экспертного исследования в ФГБУ «ФИПС».
• Приоритет коммерческого обозначения (то есть начало его фактического использования в гражданском обороте) и дату регистрации заявки на ТЗ.
• Тождественность и недопустимое сходство объектов, определяемое по тем же правилам, что и в предыдущем случае.
• Однородность групп товаров/услуг.

Решение экспертизы об отказе в регистрации ТЗ в результате нарушения абсолютных прав на коммерческое обозначение основывается на наличии всех факторов, перечисленных ниже:

• установлено полное или частичное совпадение до степени смешения
• существуют объективные доказательства введения коммерческого обозначения в гражданский оборот и его известность среди потребителей в определенном регионе
• заявка на регистрацию ТЗ была подана позднее, чем документально зафиксированное начало использования коммерческого обозначения
• выявлена однородность групп товаров/услуг, в отношении которых используются оба объекта.

Чтобы снизить риски возникновения подобных противоречий между торговыми марками, коммерческими обозначениями, фирменными наименованиями и НМПТ, следует произвести предварительную проверку обозначения перед подачей заявки в ФГБУ ФИПС. С другой стороны, для выявления нарушения исключительных прав на ТЗ необходим мониторинг бренда. Получить подробные консультации о мерах защиты средств индивидуализации и способах блокировки нарушителей можно у специалистов патентного бюро «Защитовед».