Как продать или передать товарный знак другому юридическому лицу

Товарные знаки относятся к нематериальным активам, которые можно продавать, разрешать их использование на правах лицензии, закладывать в банке для получения кредита. Права на бренд можно получить и без договора, по универсальному правопреемству – по наследству и по решению суда. В этой статье мы рассмотрим все случаи, в которых можно продать товарный знак или временно передать право на его использование, и как правильно это сделать с наименьшими рисками.

Товарный знак, как объект сделок, характеризуется следующими особенностями:

• Нематериальный характер. Товарные знаки не существуют в овеществленной форме, как, например, движимое или недвижимое имущество. Соответственно, в тексте любого договора должно быть указано, что передается не сам товарный знак, а исключительные права на него.

• Несмотря на предыдущую особенность, товарный знак дает владельцу имущественные права – использование для маркировки товаров, в рекламе, в документации, в сети Интернет и другими способами.
• Круг прав, предоставляемых по договору, должен быть четко очерчен. Нельзя ограничиваться общими фразами и формулировками, т.к. права не предоставляются «по умолчанию».

Так как по российским законам владельцем товарного знака может быть ИП или юридическое лицо, то другой стороной сделки не должно быть физическое лицо (за исключением наследования).

Все виды договоров должны быть зарегистрированы в «Роспатенте», иначе сделка недействительна.

Изменение сведений о новом правообладателе должно быть зарегистрировано в государственном реестре «Роспатента», иначе новый владелец не сможет распоряжаться правами и проводить сделки с товарным знаком.

Использование чужого товарного знака без разрешения правообладателя запрещено законом (статья 1484 Гражданского кодекса РФ). Такое разрешение может предоставляться на основании лицензии.

Чаще всего лицензионный договор на товарный знак заключается в следующих случаях:

• Правообладатели:
  • для получения дополнительной прибыли за счет отчислений по лицензии;
  • если бренд не используется по части товаров/услуг или владелец хочет изменить вид деятельности, но сохранить товарный знак за собой;
  • для расширения рынка сбыта.
• Другие лица:
  • для производства собственной продукции, маркированной популярным брендом (продвижение на рынке без маркетинговых затрат);
  • если товарный знак, который вы хотите зарегистрировать, уже кем-то занят.

Лицензионный договор на товарный знак – наиболее распространенная форма распоряжения правами, так как лицензиар (владелец) при этом ничего не теряет (знак остается за ним), а лицензиат (приобретатель прав) – пользуется известным именем бренда и его репутацией на рынке.

Право на использование товарного знака может передаваться по договору для всех видов товаров или для части из них.

Пример. Вы зарегистрировали товарный знак «Медея» в 31 (живые цветы) и в 25 (женское нижнее белье) классах МКТУ. Через некоторое время вы решили ограничиться только продажей цветов. Другой предприниматель предложил вам передать права на ваш товарный знак по 25 классу. Для этого вы можете заключить договор, по которому в 31 классе исключительное право останется за вами.

В лицензионном договоре обязательно должны присутствовать основные условия, перечисленные в таблице ниже.

Договор должен быть заключен в письменном виде и зарегистрирован в «Роспатенте», без этого лицензия считается незаключенной (статья 1235 Гражданского кодекса РФ).

Кроме вышеперечисленного, в лицензионном договоре на товарный знак необходимо предусмотреть:

• Условия одностороннего расторжения. Заключение сделки является юридической гарантией ее выполнения обеими сторонами. Поэтому по закону возможности для ее расторжения очень ограничены. Лицензиар может разорвать договор в одном случае – если ему не выплачивается роялти (или выплачивается не вовремя). Для лицензиата такой возможности вообще нет – спор должен решаться только в судебном порядке. Поэтому для обеих сторон выгодно более подробно рассмотреть, в каких случаях договор может быть расторгнут досрочно и зафиксировать это в тексте соглашения.
• Условия соблюдения и контроля качества продукции (или оказания услуг). В противном случае бренд может потерять свою репутацию среди потребителей.

Каждый лицензионный договор должен учитывать особенности правоотношений между его сторонами, иначе в будущем могут возникнуть разногласия. Решать их придется через суд, с возмещением денежной компенсации и выплатой судебных издержек. Именно поэтому не рекомендуется использовать типовой образец договора на товарный знак, который можно скачать в Интернете. Затраты на услуги патентных поверенных по оформлению лицензии, проверке юридической чистоты и регистрации соглашения в «Роспатенте» меньше, чем издержки по рискам.

Узнать подробнее о заключении и регистрации договора.

Типовой образец договора лицензии на товарный знак включает следующие разделы:

Чтобы продать товарный знак (а вернее, полностью передать права на него), нужно заключить договор отчуждения. Прежний владелец полностью лишается прав на торговую марку.

К основным условиям договора относятся: предмет соглашения, размер и способ выплаты вознаграждения. Заниженная стоимость товарного знака может вызвать вопросы со стороны ФНС. Для оценки бренда, который уже давно присутствует на рынке и завоевал популярность среди потребителей, необходимо привлечение независимых оценщиков.

Сделка также может быть признана незаконной в следующих случаях:

• Если передача прав происходит аффилированным лицам (рассмотрено далее в статье).
• Если в результате продажи потребители могут быть введены в заблуждение. Такое возможно в том случае, когда прежний владелец зарегистрировал серию похожих товарных знаков, а продает только один из них. Тогда при маркировке товаров потребители могут решить, что они изготовлены старым производителем.
• Если в составе продаваемого товарного знака есть наименование места происхождения товаров (НМПТ, регистрируется в отдельном государственном реестре), которое остается у старого владельца.

Пример. Правообладатель продает товарный знак «Синь России Гжель». А НМПТ «Гжель» при этом остается у него. Такая сделка будет признана недействительной.

Если вы больше не используете бренд в своей деятельности, то есть несколько способов, как продать товарный знак:

• Обратиться в патентное бюро, в котором есть банк товарных знаков на продажу. Здесь же можно оформить договор, заключить сделку и подать документы на регистрацию в «Роспатенте».
• Выставить товарный знак на специализированной бирже (в магазине) брендов в Интернете.
• Покупатель может самостоятельно найти вас по государственному реестру или при неудачной попытке регистрации своего товарного знака, который совпадает с вашим. В реестре указаны контактные данные, по которым он может связаться с владельцем.

Купить готовый товарный знак во многих случаях более выгодно, чем проводить собственную регистрацию, так как суммарные затраты на разработку бренда в профессиональной дизайнерской студии, на государственные пошлины за регистрацию в «Роспатенте» (минимум 21 700 рублей) и на его маркетинговое продвижение сопоставимы с ценой договора отчуждения. Также необходимо учитывать, что при подаче заявки на регистрацию знака очень высок риск получения отказа, потому что зарегистрировано уже несколько сотен тысяч знаков. А уплаченные госпошлины при этом «сгорают».

Договор коммерческой концессии на товарный знак, или франшиза, по смыслу очень похож на лицензию. Его главное отличие – владелец бренда передает не только права на использование товарного знака, но и готовую модель бизнеса. В состав франшизы могут входить:

• Другая интеллектуальная собственность:
  • ноу-хау (технические или коммерческие секреты производства);
  • патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения;
  • авторские произведения, в том числе дизайнерские решения;
  • программы для ЭВМ, базы данных, ТИМС.
• Услуги:
  • наладка оборудования и помощь во внедрении технологии;
  • подбор и обучение персонала, проведение тренингов, семинаров;
  • предоставление информации о поставщиках или поставка материалов, сырья, комплектующих.

Товарный знак является обязательной составляющей любой франшизы, иначе при возникновении споров суд может признать неправильную квалификацию договора и его недействительность.

Чтобы правильно оформить договор на товарный знак, нужно сделать следующее:

1. Проверить юридическую чистоту сделки по государственным реестрам:
   1. Срок действия свидетельства на товарный знак.
   2. Наличие обременений, исключительных лицензий.
   3. Правильность сведений о владельце товарного знака. Если изменилась организационно-правовая форма, название, ФИО индивидуального предпринимателя, адрес, то предварительно нужно привести их в соответствие с данными из госреестра. На это потребуется около 2 месяцев.
   4. Отсутствие НМПТ, входящих в состав товарного знака; похожих товарных знаков у владельца.
2. Провести оценку товарного знака и лицензионных платежей, налоговых рисков.
3. Составить текст соглашения с учетом основных и дополнительных условий, возможных правовых последствий.
4. Подписать договор.
5. Зарегистрировать передачу прав в «Роспатенте».
6. Подтвердить сделку актом приемки-передачи, который необходим для постановки нематериального актива на бухгалтерский баланс.

Оформить договор на интеллектуальную собственность в патентном бюро «Защитовед».

Если вам нужно передать права на товарный знак, то необходимо учитывать не только юридические, но и налоговые риски. При заключении лицензионного договора между ООО и индивидуальным предпринимателем, доля которого в том же ООО превышает 50%, у ФНС могут возникнуть сомнения в законности сделки.

Лицензионные отчисления (платежи по лицензионному договору), для которых применяется пониженная налоговая ставка 6%, будут выглядеть как обналичка денег за использование товарного знака. Участие других партнеров в ООО вызовет меньше подозрений у ФНС, но при этом владелец товарного знака и партнеры не должны быть связаны семейно-бытовыми отношениями.

Для государственной регистрации по товарному знаку нужно подать в «Роспатент» заявление и приложить к нему другие документы:

• Подписанный обеими сторонами оригинал договора. Если стороны не хотят оглашать условия договора, то можно направить выписку из договора, заверенную нотариально.
• Копия платежного документа, подтверждающая уплату госпошлины за проверку заявления и внесения сведений в государственный реестр.
• Согласие на обработку персональных данных.
• Доверенность на имя представителя.
• Если заявление подается на другом языке (при сделках с нерезидентами РФ) – перевод документов на русский.

Зарегистрировать договор на товарный знак в «Роспатенте».

Госпошлина уплачивается на расчетный счет «Роспатента» в размере:

• Для лицензии, договора отчуждения, залога и получения прав в порядке общего правопреемства (без договора) – 13 500 рублей, если документы подаются на бумажном носителе.
• Для договора коммерческой концессии (франшизы):
  • базовая пошлина – 3 300 рублей;
  • за каждый товарный знак по франшизе – 11 500 рублей;
  • за каждый патент, свидетельство на программу для ЭВМ – 3 300 рублей.

Направить заявку можно и в электронном формате. В этом случае предоставляется скидка с коэффициентом 0,7, или 9 450 рублей для первой категории договоров.

Проверка документов и регистрация договора производится в течение нескольких недель (по регламенту «Роспатента» – не более 45 рабочих дней).

Специалисты по договорной работе и патентные поверенные бюро «Защитовед» помогут вам правильно оформить сделку по передаче прав на товарный знак, а также зарегистрировать ее в органах государственной власти. Юридическая чистота и корректная конструкция договора, разработанная в индивидуальном порядке, гарантируют минимизацию рисков в будущем.