Как зарегистрировать товарный знак в США?

Регистрация товарного знака в США, как и во многих других странах, считается одним из наиболее надежных способов охраны интеллектуальной собственности. Основным нормативным документом, регулирующим правовой режим торговых марок, является Акт Лэнхема, принятый в 1946 г. Патентное законодательство этой страны имеет некоторые отличия от российской системы, которые необходимо учитывать при выводе бизнеса на американский рынок.

Для того, чтобы зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в США, оно должно удовлетворять следующим основным требованиям:

• Фактическое использование в коммерческой деятельности. Это означает, что в подаваемой заявке должно быть указано, какие товары (или услуги) были реализованы на рынке под данной торговой маркой. В российском законодательстве, в отличие от американского, такое требование отсутствует. Если товарный знак не использовался для маркировки товаров, или они еще не были реализованы, то необходимо предоставить в патентное ведомство заявление о намерении его применения в коммерческих целях. На шестой год после регистрации также нужно продлить действие товарного знака и предъявить доказательства его использования.
• Наличие различительной способности в отношении ранее зарегистрированных знаков.
• Отсутствие указаний на функциональность. Согласно 1052(e)(5) Акта Лэхема, обозначение не может быть зарегистрировано, если оно имеет функциональную природу (доктрина функциональности), то есть необходимо для использования или назначения товара, либо влияет на его цену или качество.

Последнее ограничение введено для того, чтобы создать условия для здоровой конкуренции среди производителей. Например, оранжевый цвет на спасательных жилетах не подлежит регистрации. С другой стороны, красный цвет на подошвах обуви не может быть функциональным, поэтому французскому дизайнеру-модельеру Кристиану Лубутену удалось зарегистрировать в США товарный знак Christian Louboutin в отношении туфель на каблуках с контрастной цветовой гаммой.

Регистрацию торговых знаков и выдачу патентов в США осуществляет Ведомство по патентам и товарным знакам (United States Patent and Trademark Office, USPTO), являющееся структурным подразделением Министерства торговли. Штаб-квартира этой организации находится в Виргинии (600 Dulany Street, Alexandria), а общая численность сотрудников насчитывает более 10 тысяч человек.

Кроме того, на территории США есть несколько дополнительных региональных отделений, осуществляющих консультационную поддержку:

• в г. Далласе (штат Техас, 207 South Houston St., Suite 159)
• в г. Денвере (штат Колорадо, 1961 Stout Street)
• в г. Детройт, (штат Мичиган, 300 River Place Drive)
• в Кремниевой Долине (26 S. Fourth Street)

В составе Ведомства имеется также несколько подразделений, деятельность которых связана с товарными знаками:

• Центр поддержки товарных знаков (600 Dulany Street, Madison East, Concourse Level, Alexandria, VA 22314)
• Апелляционный Совет по товарным знакам (расположен по тому же адресу), в котором рассматриваются дела по возражению против регистрации обозначений

Необходимо учитывать, что Центр поддержки предоставляет только общую информацию по регистрации торговых марок и электронным формам, сведения о статусе заявок, помощь в навигации по электронным системам. Юридическое содействие по вопросам экспертизы, анализа на сходство, охраноспособности и выбора класса товаров и услуг работники этого подразделения не оказывают.

Так же, как и в России, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы следующие виды обозначений:

• по виду владельца – индивидуальные и коллективные
• традиционные – словесные, графические, объемные (форма товара или упаковки)
• менее распространенные – звуковые, обонятельные, анимационные
• комбинированные

Кроме того, имеется возможность оформления дизайна в качестве товарного знака.

При подаче заявки в патентное ведомство США регистрация обозначения в цвете будет произведена автоматически, если его изображение представлено цветным. Получение свидетельства ограничивает право владельца на использование товарного знака только в этом цветовом решении.

Подать заявку на регистрацию товарного знака в США, могут не только юридические лица, но и физические. Для нерезидентов обязательным условием при этом является представление интересов  через патентного поверенного, имеющего лицензию для осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной собственности.

Юристам, у которых нет такой лицензии, запрещается предоставлять юридические консультации, помогать заполнять формы и визировать документы. Однако многие частные компании пользуются незнанием американского законодательства и предлагают услуги подобного характера, а также взимают предварительную оплату за продление срока действия охранных документов.

Если заявитель не является резидентом США, то специалисты USPTO взаимодействуют только с национальным патентным поверенным, включая телефонные звонки и письма по электронной почте. Вся корреспонденция направляется на его почтовый адрес, указанный в заявке.

Граждане США могут обращаться в патентное ведомство самостоятельно, однако его руководство и в этом случае настоятельно рекомендует воспользоваться услугами юристов, специализирующихся в области законодательства о товарных знаках, так как данная область деятельности очень специфична.

Регистрация торгового знака в США включает в себя следующие этапы:

1. Подача заявки в национальное патентное ведомство на бумажном носителе или посредством электронной системы (одновременно взимается денежный сбор), присвоение ей регистрационного номера. При электронном взаимодействии размер пошлин меньше.
2. Экспертиза – проверка товарного знака на соответствие патентному законодательству США. Ее продолжительность составляет несколько месяцев. Статус заявки можно начинать отслеживать в электронной базе на сайте USPTO через 7-10 дней после ее подачи.
3. Запрос со стороны экспертов дополнительных разъяснений. Необходимо учитывать, что отслеживание делопроизводства по американскому законодательству полностью ложится на плечи заявителя. При отсутствии ответных действий заявка будет аннулирована. Проверку ее статуса необходимо делать не реже 1 раза в 3 месяца. Если заявитель обнаружит, что по предоставленным документам нет делопроизводства, то он также обязан обратиться в сервисную службу. USPTO не продлевает сроки подачи документов в результате отсутствия корреспонденции по почте или e-mail. Также невозможно восстановить работу по заявке, если в течение 2 месяцев после отправки уведомления об отказе не предпринято никаких мер со стороны заявителя.
4. В случае положительного решения экспертизы сведения по заявке публикуются в федеральном издании. В течение 30-дневного срока любое лицо может подать свои возражения против регистрации обозначения (оппозиционная система регистрации).
5. Если возражения со стороны третьих лиц отсутствуют, то товарный знак допускается к официальной регистрации.
6. Если на момент подачи заявки не были приложены доказательства фактического использования обозначения, то на следующем этапе необходимо предоставить дополнительное заявление. Допускается продление срока еще на 6 месяцев (с уплатой взносов за каждый период) на общий период до 2 лет до окончательной регистрации обозначения. Если заявка была подана по международной системе, то этот шаг не является обязательным.
7. Через 1-2 месяца заявителю выдается свидетельство о регистрации товарного знака.

Общая длительность регистрации может занять 10-18 месяцев.

Услуги по регистрации товарного знака в США по Мадридской системе

Товарный знак охраняется законодательством США в течение 10 лет от момента регистрации, после чего данный срок можно продлить. При отправке первоначальной заявки в национальное ведомство также требуется предоставить доказательства того, что обозначение продолжает использоваться.

Существует 2 основных способа подачи заявки на регистрацию товарного знака:

• оформление на сайте национального ведомства США
• подача через международную систему в рамках договора о патентной кооперации (USPTO сотрудничает с Европейским и Японским патентными ведомствами)

Второй вариант – оформление заявки по Мадридской системе имеет следующие преимущества:

• подача документов и взаимодействие через ФГБУ ФИПС «Роспатент»
• возможность одновременной регистрации товарного знака и в других странах на выбор
• централизованная система документооборота и единые пошлины
• отсутствие необходимости доказывать использование товарного знака, обращения к национальному патентному поверенному и оплаты его работы

Основным условием при этом является предварительная регистрация в стране происхождения обозначения (для российских граждан – в ФГБУ ФИПС (Роспатент)).

Однако при получении отказа со стороны национального патентного ведомства по международной системе потребуется обращение в USPTO и работа с американским патентным поверенным. «Мадридские» заявки рассматриваются по тем же правилам, что и поданные на общих основаниях.

Заявка в национальное ведомство

С 15 февраля 2020 г. все заявки принимаются через электронную онлайн систему TEAS. Для этого необходимо в ней зарегистрироваться.

На первом этапе пользователю предлагают форму, в которой следует указать электронный адрес и личные данные, после чего требуется активировать аккаунт, пройдя по ссылке в письме, отправленном на e-mail (в течение 2 суток).

В следующей форме необходимо ввести пароль и 6 контрольных вопросов.

В настройках учетной записи можно включить функцию двухэтапной аутентификации с подтверждением входа по e-mail, смс или звонку (только для жителей США и Канады), а также с помощью специального приложения, генерирующего коды. Аутентификационный код, отправляемый по электронной почте, активен в течение 20 мин.

Далее необходимо указать дополнительные данные:

• необязательные – членство в адвокатских коллегиях, предпочтения по категориям объектов интеллектуальной собственности (патенты и товарные знаки), почтовый индекс, факс
• обязательные – название компании, номер телефона, дополнительный e-mail, адрес (страна, улица, город)

После этого появится возможность оформления заявки на товарный знак. Следует учитывать, что все формы необходимо заполнять на английском языке. При отсутствии активности пользователя в течение получаса происходит выход из учетной записи с потерей внесенных данных. Подтверждающие документы должны быть предоставлены в формате TIFF или PDF. Также необходимо указать данные патентного поверенного (для нерезидентов).

Здесь же имеется возможность проведения оплаты пошлин. Денежный сбор не возвращается даже в том случае, если ведомство по каким-либо причинам не может оформить регистрацию. При успешном получении данных на электронную почту будет отправлено уведомление, содержащее номер заявки.

Виды систем электронной подачи заявок в США

Существует 2 способа подачи заявления, которые необходимо сразу указать в заявке: TEAS Plus и TEAS Standart. В первой системе можно выбрать только те идентификаторы товаров и услуг, которые уже имеются в руководстве по идентификаторам и одобрены для использования патентным ведомством США. Уровень отказов в этом случае меньше, что наглядно представлено на диаграмме ниже (синим цветом отмечены принятые заявки, а оранжевым – отклоненные).

Система TEAS Standart используется чаще всего в тех случаях, когда есть риск сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением. Более точное описание с применением этой категории позволяет опровергнуть факт взаимосвязи между двумя идентичными торговыми марками, что снижает риск отказа со стороны патентного ведомства и способствует «усилению» обозначения.

Другие электронные сервисы

Кроме системы подачи заявок TEAS через Интернет имеются и другие электронные сервисы:

• система проверки статуса заявки по товарному знаку TSDR
• система электронной регистрации уступки товарных знаков ETAS
• поиск по товарным знакам TESS
• информационная сеть по товарным знакам TMIN

Справку о состоянии делопроизводства можно также получить, позвонив в Центр поддержки товарных знаков по телефону (571) 272-9250 или (800) 786-9199 (он работает с 8-30 до 20-00 с понедельника по пятницу). Направление запросов по обычной почте не рекомендуется, так как это значительно увеличивает сроки поступления корреспонденции.

Уплата пошлин и другие расходы

Основные виды пошлин и их размеры при подаче заявки по состоянию на 12.04.2020 г. по национальной системе указаны в таблице ниже.

Оплату пошлин можно производить несколькими способами:

• банковской картой (MasterCard, Visa, American Express и Discover)
• переводом через электронную платежную систему (electronic funds transfer – EFT, настраивается в финансовом менеджере)
• списанием средств с депозитного счета, открытого на сайте патентного ведомства
• при личном посещении Центра помощи по товарным знакам)

Качественное составление заявки на регистрацию потребует оплаты услуг национального патентного поверенного США в размере $500-3000. Взаимодействие через российских специалистов в области защиты прав на интеллектуальную собственность оценивается в диапазоне 150-200 тыс. рублей.

При регистрации по мадридской системе размер пошлин имеет значения, указанные в таблице ниже.

Хотя регистрация по мадридской системе обходится дороже, ее целесообразно проводить в тех случаях, когда планируется продвижение бизнеса сразу в нескольких странах, так как это позволит сэкономить расходы, связанные с особенностями каждой национальной системы.

Законодательство США имеет свои характерные черты – начиная от оппозиционной системы регистрации до необходимости доказательства использования товарного знака на протяжении его жизненного цикла. Необходимо быть готовым также к тому, что заявка получит отказ, так как это является нормальной практикой. Решение патентного ведомства можно оспорить, предоставив дополнительную информацию или внесением поправок в существующую заявку. Специалисты патентного бюро «Защитовед» оказывают как консультационные услуги по регистрации товарного знака в США, так и полный пакет работ по национальной и мадридской системе.