Коммерциализация товарных знаков в России

Исключительное право владения товарным знаком является полноправной экономической категорией, позволяющей получать определенную выгоду от его передачи другому лицу. Юридически это должно быть закреплено одним из видов договоров, указанных в статьях 1484-1490 части IV ГК РФ. Переход права на товарный знак от одного правообладателя к другому и является его коммерциализацией, при которой объект интеллектуальной собственности превращается в рыночный товар, позволяющий извлечь из него прибыль.

Роль коммерциализации товарного знака

Лицензирование товарных знаков может производиться в следующих основных целях:

• выход бизнеса на международный уровень
• привлечение инвестиций
• расширение товарного портфеля компании

Торговля лицензиями появилась намного позднее торговли обычных товаров. Первые лицензионные сделки были зарегистрированы в XVIII в. Однако сейчас обороты в этой сфере деятельности достигают нескольких миллиардов долларов и могут составлять львиную долю от общей прибыли компании, превышая доходы от непосредственного выпуска продукта.

Расширение географии рынков

Такой маркетинговый инструмент не требует значительных усилий или финансовых вливаний, так как при этом нет необходимости в присутствии филиалов компании на территории другой страны и в поддержке оборотного капитала. Также данный вариант является оптимальным для продвижения бизнеса в тех странах, где ограничивается иностранное участие и существует сложная система торговых барьеров.

В качестве примера можно привести конгломерат «The Walt Disney Company». Это компания предоставляет лицензии по всему миру на использование товарных знаков для производителей одежды, игрушек и сувенирной продукции. При этом иностранные партнеры могут самостоятельно подбирать цветовые сочетания и изменять некоторые элементы с учетом местной специфики.

Привлечение инвестиций

Другой целью для продажи лицензий может служить получение дополнительных ресурсов, которые можно направить на развитие бизнеса. Так, право на использование товарного знака № 388156 «Маша и медведь» получили более 150 компаний по всему миру, а общий оборот лицензионной продукции за год составляет более 10 млрд. рублей.

На реализации лицензий хорошо зарабатывают и другие анимационные компании-производители популярных в России мультфильмов. Например, продажи от контента для мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» составляют 20% от общего дохода, а 40% – это поступления от распространения лицензий.

Товарный портфель компании

Правообладатель товарного знака не всегда имеет производственные и технологические возможности для выпуска широкого ассортимента продукции. Так, например, анимационные компании не могут производить текстильные изделия с изображением персонажей своих мультфильмов.

Продажа лицензий в неконкурентной среде позволяет применить исключительные права в отношении других товаров и услуг. А это служит не только источником прибыли, но и дополнительным способом рекламы для основного продукта компании.

К этой же группе причин можно отнести тот случай, когда товар лучше продается вместе с другими видами продукции. Например, программные приложения – в комплекте с компьютерным оборудованием и мобильными устройствами. Такой гигант IT-рынка, как Microsoft, получает отчисления практически от всех производителей Android-устройств за использование лицензий на патенты. По оценкам специалистов, функциональность современных смартфонов зависит от 250 000 патентов, из которых складывается основная часть себестоимости этого продукта.

Что представляет собой лицензирование

При выдаче лицензии на товарный знак другим компаниям право собственности на него сохраняется за владельцем. Собственник дает согласие на использование охраняемого обозначения в коммерческих целях. Чаще всего при этом выгода заключается в получении денежных выплат – единовременных (паушальный взнос) или периодических (роялти) отчислений правообладателю.

Степень контроля над использованием товарного знака, предоставляемые права по его использованию оговариваются в лицензионном соглашении (договоре). В рамках «аренды» товарного знака, или по-другому, франчайзинга, лицензиар (компания, выдающая лицензию) может предоставить также описание технологий, ноу-хау или других сведений для производства продукции. Таким образом, договор предпринимательской лицензии имеет комплексный характер.

Существует и другая практика – мерчандайзинг, при котором бренд используется для продажи других товаров. Например, торговая марка на изображение персонажа мультфильма выдается производителям детских товаров и игрушек. Нанесение популярного изображения в этом случае способствует увеличению объема продаж. При этом нужно получить разрешение на все объекты, применяемые для повышения привлекательности продукции.

Способы передачи исключительных прав в России

Согласно Гражданскому кодексу РФ, существует 2 способа передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности:

1. Заключение договора:

• об отчуждении права, при котором происходит передача прав в полном объеме: в отношении всего перечня товаров и услуг МКТУ, указанных в заявке, или только их части
• лицензионный договор о предоставлении прав на определенных условиях:
  -добровольный или принудительный (по ст. 1239 ГК РФ)
  -исключительный или неисключительный

2. Другие юридические основания (как правило, на основании судебного решения)

Содержание договоров определяется общими нормами гражданского права, а также ограничениями, накладываемыми IV частью ГК РФ. Так, заключение договора о передаче исключительных прав считается неправомерным, если при этом потребитель может быть введен в заблуждение. Например, если товарный знак распространяется на алкогольную продукцию, которая производится в определенном регионе, от чего зависит его качество (вино и другие напитки), а производство лицензиата находится в ином месте и при этом используется другое сырье.

Добровольная и принудительная лицензия

Добровольное лицензирование можно также разделить на 2 типа по распоряжению исключительным правом на товарный знак:

• по закреплению правопреемства, при котором право является производным от основного (собственно лицензионный договор)
• сублицензионный договор, по которому лицензиат (лицо, получившее лицензию) может предоставлять права на товарный знак третьим лицам, при этом согласие лицензиара должно быть закреплено в договоре с лицензиатом
• договор залога, использующийся в качестве обеспечения обязательств. К нему применимы общие положения о залоге, изложенные в статьях 334-356 ГК РФ

В лицензионном договоре могут быть указаны: территория, на которой разрешено использование товарного знака, перечень классов МКТУ, а также требования в отношении качества со стороны лицензиара (правообладателя) и процедуры проведения контроля.

Принудительная передача лицензии осуществляется в том случае, если правообладатель не использует товарный знак. Согласно ст. 1486 ГК РФ правовая охрана знака может быть прекращена, если правообладатель не использовал его в течение 3 лет. Суд может принять решение о предоставлении заинтересованному лицу принудительной лицензии для использования результата интеллектуальной деятельности, при этом бремя доказывания использования обозначения ложится на правообладателя. Такая лицензия выдается в первую очередь для обеспечения интересов внутреннего рынка, а размер роялти, срок и порядок платежей также указываются в судебном решении.

Исключительная и неисключительная лицензия

При передаче исключительной лицензии правообладатель теряет права на использование товарного знака теми способами, которые оговорены в договоре. Они переходят к лицензиату. Поэтому размер роялти, оговариваемый в договоре, как правило, выше.

При неисключительной лицензии за лицензиаром (правообладателем) сохраняются все права, в том числе те, которые согласно договору предоставляются нескольким лицензиатам. Существует также еще одна разновидность неисключительной лицензии – единственная лицензия, при которой такие права передаются только одному лицензиату.

Выбор того или иного вида лицензии зависит от бизнес-стратегии компании. Доход от роялти может намного превышать прибыль от основной деятельности организации. Во многих случаях хорошо зарекомендовавший себя среди потребителей товарный знак имеет высокую ценность.

Так, в качестве примера можно привести успешную деятельность индийского предпринимателя Матлани, который самостоятельно сконструировал станок для изготовления противомоскитных пластин под товарным знаком JET, получившим широкую популярность в стране. Чтобы быстро выйти на рынок противомоскитных средств, индийская компания Godrej Sarah Lee приобрела исключительные права на этот товарный знак у его владельца за $6,5 млн., при этом все материальные активы остались у Матлани.

Регистрация договоров

Согласно российскому законодательству, лицензионные договора должны проходить обязательную регистрацию в ФГБУ «ФИПС». При ее отсутствии договор является недействительным. Срок действия соглашения ограничивается длительностью предоставления правовой охраны для товарного знака (10 лет).

Для регистрации договора необходимо собрать пакет документов, составить заявление согласно установленной форме и уплатить государственные пошлины. Так как эти действия имеют непосредственное отношение к патентному праву, то лучше всего воспользоваться квалифицированной помощью патентного поверенного. Услуги по регистрации договоров, а также консультации по данному вопросу можно получить в патентном бюро «Защитовед».

Размер вознаграждения

Во многих случаях правообладатель в договоре оговаривает получение как паушального взноса, так и роялти. Эти виды платежей иногда заменяют на долю в уставном капитале компании-лицензиата. Каждое лицензионное соглашение индивидуально, а ставка платежей зависит от многих факторов и утверждается в процессе переговоров лицензиара и лицензиата. Например, мультипликационный сериал «Маша и медведь» приносит студии «Анимаккорд» роялти порядка 10% от коммерческого оборота.

Роялти может быть 3 видов:

• в % от валового оборота, оплата производится за определенный период времени по результатам деятельности
• в % от маржи (разницы между ценой и себестоимостью товара), применяется обычно при разном уровне наценки для оптовых и розничных продаж
• фиксированный % от продаж

В мировой практике ставка роялти обычно колеблется в пределах 0,5-20% от цены товара или коммерческого оборота.

При определении ставки роялти и паушального взноса необходимо учитывать следующие моменты:

• расходы на создание и регистрацию объекта интеллектуальной собственности и лицензионного договора
• затраты, связанные с передачей технической документации, обучением персонала, пусковыми расходами
• другие инновационные расходы, затраты на маркетинговую политику
• упущенные доходы, которые могли быть получены компанией-лицензиаром

При ведении переговоров по лицензионным соглашениям рекомендуется обращаться за консультацией к специалистам, аттестованным в «Роспатенте» по товарным знакам.

Возмездная передача прав на товарный знак, или его коммерциализация, выгодна прежде всего правообладателю. Лицензионное соглашение сопровождается выплатой вознаграждения, гарантирует правовую защищенность обозначения от несанкционированного использования и способствует более широкому распространению торговой марки на рынке без дополнительных затрат на рекламу. Договора подлежат обязательной регистрации в ФГБУ ФИПС (Роспатент). Юридически правильно составленное соглашение и заявка на регистрацию являются залогом успешного бизнеса, поэтому рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в области патентного права. Такие услуги на договорной основе можно получить в бюро «Защитовед».