Мадридская система регистрации товарных знаков

Международная регистрация товарных знаков (ТЗ) по Мадридской системе позволяет защитить торговую марку сразу в нескольких государствах. Заявка может быть подана юридическим или физическим лицом, при этом для получения более широкой охраны за границей требуется выполнение меньшего числа формальных требований, а также сокращаются расходы, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса при его выходе на мировой рынок.

Мадридская система регистрации товарных знаков – это международный процедурный механизм, созданный для упрощения правовой охраны ТЗ в нескольких странах, участвующих в Мадридском союзе. Его деятельность регулируется двумя основными руководящими документами – Мадридским соглашением (ратифицировано в 1891 г.) и протоколом (1989 г.).

Прежде всего в оформлении прав на интеллектуальную собственность за рубежом заинтересованы те производители, которые планируют выход на международный рынок. Процедура регистрации по Мадридской системе обладает следующими преимуществами:

• большой охват стран-участниц (на 2019 г. начитывается 122 государства)
• упрощенный механизм регистрации и управления знаком (внесения изменений, продления срока правовой охраны) – достаточно подать 1 заявку на одном из трех рабочих языков (английский, французский, испанский) и заплатить 1 пошлину
• полученный сертификат эквивалентен регистрации непосредственно в каждой из стран
• централизованная подача документов
• вариативность набора стран, в отношении которых может испрашиваться защита
• уплата пошлин в одной валюте для всех государств
• срок рассмотрения заявления в большинстве стран составляет 12 месяцев; в некоторых он может быть продлен до 18 месяцев и более, с их списком можно ознакомиться на странице https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html, однако если по истечении 1,5 лет отказ не получен, то ТЗ автоматически получает правовую защиту на территории данного государства
• более низкие финансовые расходы, по сравнению с традиционной схемой регистрации в национальных патентных ведомствах, снижение затрат на оплату услуг патентных поверенных и переводчиков
• единая дата истечения срока действия охранного документа

Со списком стран-участниц данной системы можно ознакомиться на странице https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf, а с размерами пошлин – https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html.

Согласно требованиям Мадридского соглашения, подача заявки для международной правовой защиты возможна в том случае, если она прошла предварительную регистрацию в патентном ведомстве России (или другой стране происхождения).

Другими словами, товарный знак сначала необходимо зарегистрировать в ФГБУ ФИПС (Роспатент), а уже после этого подавать заявление во Всемирную организацию интеллектуальной собственности ВОИС (WIPO).

Взаимодействие со странами-участницами в рамках Мадридского соглашения и протокола осуществляется через национальное патентное ведомство («ведомство происхождения»), в котором зарегистрирована базовая заявка. Документы, поданные для международной регистрации, передаются работниками «Роспатента» в Международное бюро WIPO самостоятельно.

При отсутствии нарушений правил, предъявляемых к заявке, и своевременной уплате пошлины производится регистрация в Международном реестре. Информация о ней также публикуется в официальном, еженедельно издаваемом бюллетене (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp#gazette), а заявителю направляется регистрационный сертификат.
Одновременно в каждую страну, указанную на бланке заявления, поступает уведомление для рассмотрения возможности регистрации ТЗ. Национальные патентные ведомства могут вынести частичный (в отношении части товаров или услуг) или полный отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории данного государства. В этом случае они направляют уведомление в ВОИС, которое, в свою очередь, информирует об этом ФГБУ ФИПС, а через него и непосредственно заявителя.

Дальнейшая работа по отказу проводится по правилам национального патентного ведомства. В уведомлении будут указаны причины такого решения, сроки и порядок подачи ходатайства о пересмотре, сведения об апелляционном органе, необходимость обращения к патентному поверенному на территории этой страны.

Основные требования, предъявляемые к международной заявке, заключаются в следующем:

• заявление должно быть предоставлено на официальном бланке в единичном экземпляре в патентное ведомство страны происхождения (ФГБУ ФИПС в России)
• заявка должна содержать изображение ТЗ, идентичное имеющемуся в базовой заявке, перечень товаров и услуг в соответствии с Международной классификацией (НКЛ по Ниццкому соглашению; ее последняя версия находится на сайте ВОИС https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en), сведения о странах, в отношении которых испрашивается правовая защита (за исключением ведомства страны происхождения), личные данные заявителя и другую информацию, изложенную в Правиле 9 общей инструкции к Мадридскому соглашению (https://rupto.ru/ru/documents/obshchaya-instrukciya-k-madridskomu-soglasheniyu-o-mezhdunarodnoy-registracii-znakov-i-protokolu-k-etomu-soglasheniyu#9)
• к заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы

Заявка должна заполняться на бланке по форме ММ2, установленной официально для регистрации ТЗ по Мадридской системе. Не допускается использование ранее применявшихся бланков ММ1 и ММ3, в противном случае документы будут отклонены. Для заявителей из США предусмотрено также оформление дополнительной формы ММ18.

Заявку можно заполнить на английском, испанском или французском языке. С бланком можно ознакомиться на сайте WIPO (https://www.wipo.int/madrid/en/forms/, «Download all Madrid forms»), там же изложены разъяснения по его правильному оформлению (https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2_inf.pdf).

Заявление на международную регистрацию ТЗ необходимо подавать в местное (региональное) патентное ведомство, а не непосредственно в Международное бюро. Для заявителей-граждан России таким ведомством является ФГБУ «ФИПС». Подача заявки может производиться как самостоятельно, так и через патентного поверенного.

Специалисты патентного ведомства сверяют базовую заявку с международной, сопоставляют изображение и информацию по товарному знаку, а также данные заявителя (это должно быть одно и то же лицо), перечень товаров и услуг по МКТУ (в международной заявке допускается сужение перечня, но не его расширение). После этой формальной экспертизы в национальном патентном ведомстве документы направляются из ФГБУ «ФИПС» в Международное бюро по интеллектуальной собственности.

Для получения международной правовой охраны ТЗ в странах Мадридского соглашения необходимо произвести уплату пошлин. Это могут сделать как юридические, так и физические лица, а также лица, действующие по их поручению.

Согласно Положению о патентных пошлинах, за регистрацию заявки и пересылку (подачу) регистрационного экземпляра в Международное бюро ВОИС, заявитель должен перечислить на счет «Роспатента» 4900 руб. (при превышении 3 классов МКТУ взимается по 400 руб. за каждый дополнительный вид товара или услуги). Рассчитать размер необходимых пошлин можно также в режиме онлайн при помощи калькулятора (http://new.fips.ru/podacha-zayavki/kalkulyator-poshlin/index.php?).

Сборы, взимаемые непосредственно WIPO, включают следующие элементы:

• основная (базовая) пошлина, одинаковая для большинства стран-участниц (653 и 903 швейцарских франка для черно-белого и цветного ТЗ соответственно)
• дополнительный, или «индивидуальный» сбор для некоторых государств (список стран и размеры платежа можно узнать на странице https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html)
• дополнительная пошлина за превышение 3 классов услуг или товаров

Для расчета рекомендуется воспользоваться онлайн калькулятором https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp. Платежный документ, подтверждающий уплату пошлины, предоставляется одновременно с заявкой на международную регистрацию ТЗ или в течение 3 месяцев со дня направления уведомления о необходимости оплаты от ВОИС в адрес заявителя.

Международное бюро ВОИС позволяет производить управление регистрацией ТЗ на протяжении всего цикла – от подачи заявки до продления срока правовой охраны. Для этого используется большой инструментарий в режиме онлайн:

• менеджер товаров и услуг, предназначенный для правильного составления или проверки перечня товаров и услуг по международной системе классификации
• актуальная база данных стран-участниц Мадридского соглашения, контактная информация их национальных патентных ведомств для получения дополнительной информации, а также для взаимодействия по отказам и апелляциям
• калькулятор пошлин для расчета финансовых затрат на международную регистрацию
• симулятор международной заявки для проверки возможности предоставления правовой охраны
• модуль для отслеживания статуса заявки в реальном времени Madrid Monitor, позволяющий также получить информацию том, в каких странах было отказано в регистрации ТЗ
• электронный бюллетень по международным товарным знакам

Их описание и перечень изложены на сайте ВОИС на русском языке (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_madrid_eservices.pdf).

В течение 5 лет после международной регистрации статус товарного знака зависит от базовой регистрации. Это означает, что в случае, если базовая заявка в ФГБУ «ФИПС» будет аннулирована в течение данного срока (по решению патентного ведомства, в результате судебного разбирательства или по добровольному волеизъявлению заявителя), то международная регистрация также прекращает свое действие.

Национальное патентное ведомство обязано уведомлять Международное бюро ВОИС об актах, касающихся окончания действия правовой охраны. Информация об аннулировании публикуется в официальном бюллетене и рассылается в виде уведомлений в государства, в отношении которых испрашивалась защита.

По истечении пятилетнего срока регистрация ТЗ по Мадридской системе становится независимой от таковой в стране происхождения и товарный знак может находиться под правовой охраной в странах-участницах соглашения, даже если он аннулирован в России.

Международная регистрация предоставляет правовую охрану товарным знакам на 10 лет. За полгода до окончания периода действия защиты правообладателю направляется неофициальное уведомление от ВОИС.

Регистрацию можно продлить, уплатив пошлину в срок не позднее указанной даты, но не ранее, чем за 3 месяца до ее наступления. По желанию правообладателя могут быть также исключены некоторые товары и услуги, на которые распространяется действие товарного знака.

Мадридская система позволяет владельцам ТЗ вносить изменения в международную регистрацию. Они могут заключаться в следующем:

• личные данные правообладателя (имя, адрес, регистрация перехода прав к другому лицу)
• ограничение круга товаров и услуг по МКТУ (расширение не допускается)
• фиксирование лицензии в отношении договаривающихся сторон;
• аннулирование регистрации

Для внесения изменений владелец товарного знака должен заполнить установленную форму бланка заявления (ее можно найти на официальном сайте ВОИС) и уплатить соответствующую пошлину.

Мадридская система регистрации товарных знаков – привлекательный способ охраны бизнеса. Она позволяет охватить большое число стран, на территории которых требуется правовая защита, при этом процедура оформления значительно проще, чем при ее прохождении в каждом отдельном государстве. Взаимодействие с Международным бюро для граждан России производится через посредство ФГБУ «ФИПС».