Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак?

Лицензионные договоры на товарные знаки и патенты – это самая распространенная форма получения прибыли от владения интеллектуальной собственностью. Лицензия по своей сути представляет собой договор аренды – владелец бренда (или патента) предоставляет право его использования за плату на время, с соблюдением определенных условий. Как правильно оформить лицензионный договор и зарегистрировать его в «Роспатенте»: обо всем подробно в этой статье.

Если вы планируете заключить лицензионный договор на товарный знак, то нужно обратить внимание на следующие основные моменты:

• Стороны договора: лицензиар – лицо, которое предоставляет права на товарный знак. Лицензиат – лицо, которое приобретает такие права. Обе стороны – либо ИП, либо юридические лица, так как товарный знак в России не может принадлежать физическому лицу.
• Предмет договора. В договоре должны присутствовать регистрационные реквизиты товарного знака в «Роспатенте» – номер государственного свидетельства, название бренда. Свидетельство должно быть действующим на момент заключения договора. Его срок ограничен 10 годами с момента подачи заявки на регистрацию.
• Вид договора:
  • Исключительная лицензия. Такой вид договора предусматривает передачу прав только одному лицензиату. Он становится единственным лицом, наделенным правами использования на товарный знак.
  • Неисключительная лицензия. Владелец товарного знака может заключать лицензионные договора и с другими лицензиатами на тот же самый бренд.
  • Сублицензия – права передаются от лицензиату к сублицензиату. Такое возможно только в том случае, если заключение сублицензий разрешено в основном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

Лицензионный договор на товарный знак по закону не может быть безвозмездным. Сумма и способ выплат обязательно нужно оговорить в тексте соглашения, иначе сделка признается недействительной на основании п. 5 статьи 1235 Гражданского кодекса.

Законодательство не устанавливает ограничения для формы выплат: это может быть единоразовый, фиксированный, периодический платеж (роялти), его размер может устанавливаться в % от прибыли лицензиата и другими способами по соглашению сторон договора.

Другими существенными условиями лицензии на товарный знак являются следующие:

• Срок действия договора. Если стороны забудут или не захотят его указать конкретно, то он ограничивается 5 годами. Окончание срока договора не может быть позднее даты прекращения свидетельства, которая указана в нем. Правообладатель может продлить товарный знак еще на 10 лет. Для этого он должен подать заявление в «Роспатент» и уплатить государственную пошлину.
• Территория, на которой лицензиату разрешено использовать товарный знак. Если в договоре не указаны определенные регионы РФ, то лицензиат наделяется правами на всей территории России. На практике такое ограничение вводится в тех случаях, когда лицензиар заключает несколько договоров с разными лицами, чтобы они не конкурировали между собой в одном и том же регионе. Таким образом происходит раздел рынка.

Срок действия товарного знака можно проверить по свидетельству или по государственному реестру

Еще одно существенное условие лицензионного договора на товарный знак – это способы его использования. Если они прямо не указаны в лицензии, то права не считаются предоставленными. Поэтому в интересах лицензиата предусмотреть все возможные случаи, когда необходимо получение прав на товарный знак.

Его использование по договору может заключаться в следующем:

• Нанесение логотипа на выпускаемую продукцию, хранение и реализация маркированных товаров.
• Размещение бренда на вывеске магазина или в других видах рекламы.
• Создание Интернет-ресурса с доменным именем, совпадающим с товарным знаком.
• Экспорт или импорт продукции, маркированной товарным знаком.
• Использование логотипа в деловой документации, рекламных брошюрах, буклетах, на выставках и другие способы.

Согласие лицензиара на выдачу сублицензий можно сразу включить в основной договор, или оформить позднее в виде отдельного допсоглашения, которое прикладывается к договору. При этом сублицензиат ограничивается условиями, указанными в основном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

По умолчанию лицензиат также обязуется регулярно предоставлять отчет об использовании товарного знака. Чаще всего в отчет включают информацию об объеме выпущенной продукции и прибыли, которая была получена за определенный период времени. Но по соглашению обеих сторон, указанному в тексте договора, лицензиат может быть освобожден от такой обязанности.

Все виды сделок (лицензия, отчуждение или продажа, залог, допсоглашение) подчиняются общему правилу: если интеллектуальная собственность зарегистрирована в «Роспатенте», то сведения о договоре и его сторонах также должны быть внесены в государственные реестры. В противном случае передача прав на товарный знак или патент считается юридически недействительной (статья 1235 Гражданского кодекса РФ).

Исключение составляют программы для ЭВМ – регистрировать лицензионные договоры для них в «Роспатенте» не нужно. Но при полной продаже прав на ПО в рамках договора отчуждения сделка также подлежит государственной регистрации.

Другим обязательным условием легитимности лицензионного договора на товарный знак является его оформление в письменной форме. Сделка в устной форме не имеет юридической силы.

Зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак можно по заявлению, которое направляется в «Роспатент». Такое заявление стороны договора могут подать самостоятельно или через патентного поверенного, который квалифицированно подготовит документы для регистрации и отследит документооборот в патентном ведомстве.

В заявлении нужно указать основные условия лицензионного договора на товарный знак, перечисленные выше, сведения о сторонах соглашения и об оплате государственных пошлин. Оно заверяется подписями и печатями лицензиара и лицензиата.

Заявление проходит несколько этапов документооборота в патентном ведомстве:

1. Регистрация, фиксирование даты подачи документов.
2. Проверка уплаты пошлин за регистрацию. При ее отсутствии заявителю будет направлено уведомление об обязанности уплатить пошлину в течение 2 месяцев.
3. Проверка правильности заполнения заявления и остальных документов, а также выявление других препятствий для регистрации. Длительность этого этапа по регламенту составляет не дольше 45 рабочих дней. Если у экспертов возникнут дополнительные вопросы, они направят уведомление. Внести исправления или предоставить недостающие документы нужно не позднее 2 месяцев.
4. Государственная регистрация лицензионного договора. Внесение записи в государственный реестр, публикация в официальном бюллетене. При несоблюдении требований законодательства и регламента «Роспатента» – отказ в регистрации.
5. Заявителю направляется приложение к свидетельству на товарный знак, в котором указан регистрационный номер лицензионного договора.

Пример регистрации сделки в государственном реестре по товарным знакам

Если заявитель пропускает сроки по уведомлениям, то заявка аннулируется, а уплаченная пошлина не возвращается.

Для регистрации необходимо подать подлинники документов:

• Заявление о регистрации распоряжения правом на товарный знак (по договору лицензии, отчуждения, франшизы или залога), оформленное по установленному образцу. Заявление должно быть составлено на русском языке и подписано обеими сторонами соглашения.
• Доверенность, если документы подаются не заявителем, а его представителем. Представлять интересы в «Роспатенте» на основании специальной доверенности может как юридическое, так и физическое лицо, а также патентный поверенный.
• Перевод на русский язык для документов, если они составлены на другом языке (лицензионный договор с иностранным контрагентом). Перевод должен быть заверен нотариусом.
• Согласие на обработку персональных данных для субъектов-участников сделки.
• Копия платежного документа, подтверждающая оплату госпошлин за регистрацию.

Если заявление подписано только одной стороной соглашения, то к нему должен быть приложен один из следующих документов:

• Оригинал подписанного договора, или дополнительное соглашение (если вносятся изменения в основной договор).
• Уведомление о состоявшемся распоряжении правом, подписанное лицензиатом и лицензиаром.
• Выписка из договора, заверенная нотариусом.

Размер государственной пошлины за регистрацию лицензионного договора на товарный знак составляет 13 500 рублей. Если по одному и тому же договору права передаются на несколько брендов, то за каждый из них нужно доплатить по 11 500 рублей.

Сэкономить на пошлинах позволяет подача заявки в электронном формате – через портал «Госуслуги» или на сайте «Роспатента». В этом случае заявитель обязан уплатить только 70% от основной ставки по госпошлине, или 9 450 рублей. Электронная форма документооборота также позволяет сократить сроки регистрации сделки, так как заявление и уведомления передаются в течение нескольких секунд.

Подать заявку на регистрацию лицензионного договора онлайн.

Патентные поверенные бюро «Защитовед» специализируются на регистрации всех форм интеллектуальной собственности и товарных знаков. Мы поможем вам правильно составить текст лицензионного договора, оценить правовые риски и последствия для обеих сторон, зарегистрировать соглашение в «Роспатенте» в сжатые сроки и с минимальными затратами на государственные пошлины. Заявка подается в электронной форме; заявителями могут быть предприниматели из любого региона России.