Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак?

29 Окт 2021
Александр Трунов
117
0

Лицензионные договоры на товарные знаки и патенты – это самая распространенная форма получения прибыли от владения интеллектуальной собственностью. Лицензия по своей сути представляет собой договор аренды – владелец бренда (или патента) предоставляет право его использования за плату на время, с соблюдением определенных условий. Как правильно оформить лицензионный договор и зарегистрировать его в «Роспатенте»: обо всем подробно в этой статье.

Лицензионный договор: основные моменты

Если вы планируете заключить лицензионный договор на товарный знак, то нужно обратить внимание на следующие основные моменты:

  • Стороны договора: лицензиар – лицо, которое предоставляет права на товарный знак. Лицензиат – лицо, которое приобретает такие права. Обе стороны – либо ИП, либо юридические лица, так как товарный знак в России не может принадлежать физическому лицу.
  • Предмет договора. В договоре должны присутствовать регистрационные реквизиты товарного знака в «Роспатенте» – номер государственного свидетельства, название бренда. Свидетельство должно быть действующим на момент заключения договора. Его срок ограничен 10 годами с момента подачи заявки на регистрацию.
  • Вид договора:
    • Исключительная лицензия. Такой вид договора предусматривает передачу прав только одному лицензиату. Он становится единственным лицом, наделенным правами использования на товарный знак.
    • Неисключительная лицензия. Владелец товарного знака может заключать лицензионные договора и с другими лицензиатами на тот же самый бренд.
    • Сублицензия – права передаются от лицензиату к сублицензиату. Такое возможно только в том случае, если заключение сублицензий разрешено в основном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

Вознаграждение по договору

Лицензионный договор на товарный знак по закону не может быть безвозмездным. Сумма и способ выплат обязательно нужно оговорить в тексте соглашения, иначе сделка признается недействительной на основании п. 5 статьи 1235 Гражданского кодекса.

Законодательство не устанавливает ограничения для формы выплат: это может быть единоразовый, фиксированный, периодический платеж (роялти), его размер может устанавливаться в % от прибыли лицензиата и другими способами по соглашению сторон договора.

Срок и территория действия

Другими существенными условиями лицензии на товарный знак являются следующие:

  • Срок действия договора. Если стороны забудут или не захотят его указать конкретно, то он ограничивается 5 годами. Окончание срока договора не может быть позднее даты прекращения свидетельства, которая указана в нем. Правообладатель может продлить товарный знак еще на 10 лет. Для этого он должен подать заявление в «Роспатент» и уплатить государственную пошлину.
  • Территория, на которой лицензиату разрешено использовать товарный знак. Если в договоре не указаны определенные регионы РФ, то лицензиат наделяется правами на всей территории России. На практике такое ограничение вводится в тех случаях, когда лицензиар заключает несколько договоров с разными лицами, чтобы они не конкурировали между собой в одном и том же регионе. Таким образом происходит раздел рынка.

Срок действия товарного знака можно проверить по свидетельству или по государственному реестру

Объем прав по договору

Еще одно существенное условие лицензионного договора на товарный знак – это способы его использования. Если они прямо не указаны в лицензии, то права не считаются предоставленными. Поэтому в интересах лицензиата предусмотреть все возможные случаи, когда необходимо получение прав на товарный знак.

Его использование по договору может заключаться в следующем:

  • Нанесение логотипа на выпускаемую продукцию, хранение и реализация маркированных товаров.
  • Размещение бренда на вывеске магазина или в других видах рекламы.
  • Создание Интернет-ресурса с доменным именем, совпадающим с товарным знаком.
  • Экспорт или импорт продукции, маркированной товарным знаком.
  • Использование логотипа в деловой документации, рекламных брошюрах, буклетах, на выставках и другие способы.

Согласие лицензиара на выдачу сублицензий можно сразу включить в основной договор, или оформить позднее в виде отдельного допсоглашения, которое прикладывается к договору. При этом сублицензиат ограничивается условиями, указанными в основном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

По умолчанию лицензиат также обязуется регулярно предоставлять отчет об использовании товарного знака. Чаще всего в отчет включают информацию об объеме выпущенной продукции и прибыли, которая была получена за определенный период времени. Но по соглашению обеих сторон, указанному в тексте договора, лицензиат может быть освобожден от такой обязанности.

Нужно ли регистрировать договор на товарный знак?

Все виды сделок (лицензия, отчуждение или продажа, залог, допсоглашение) подчиняются общему правилу: если интеллектуальная собственность зарегистрирована в «Роспатенте», то сведения о договоре и его сторонах также должны быть внесены в государственные реестры. В противном случае передача прав на товарный знак или патент считается юридически недействительной (статья 1235 Гражданского кодекса РФ).

Исключение составляют программы для ЭВМ – регистрировать лицензионные договоры для них в «Роспатенте» не нужно. Но при полной продаже прав на ПО в рамках договора отчуждения сделка также подлежит государственной регистрации.

Другим обязательным условием легитимности лицензионного договора на товарный знак является его оформление в письменной форме. Сделка в устной форме не имеет юридической силы.

Как происходит регистрация

Зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак можно по заявлению, которое направляется в «Роспатент». Такое заявление стороны договора могут подать самостоятельно или через патентного поверенного, который квалифицированно подготовит документы для регистрации и отследит документооборот в патентном ведомстве.

В заявлении нужно указать основные условия лицензионного договора на товарный знак, перечисленные выше, сведения о сторонах соглашения и об оплате государственных пошлин. Оно заверяется подписями и печатями лицензиара и лицензиата.

Заявление проходит несколько этапов документооборота в патентном ведомстве:

  1. Регистрация, фиксирование даты подачи документов.
  2. Проверка уплаты пошлин за регистрацию. При ее отсутствии заявителю будет направлено уведомление об обязанности уплатить пошлину в течение 2 месяцев.
  3. Проверка правильности заполнения заявления и остальных документов, а также выявление других препятствий для регистрации. Длительность этого этапа по регламенту составляет не дольше 45 рабочих дней. Если у экспертов возникнут дополнительные вопросы, они направят уведомление. Внести исправления или предоставить недостающие документы нужно не позднее 2 месяцев.
  4. Государственная регистрация лицензионного договора. Внесение записи в государственный реестр, публикация в официальном бюллетене. При несоблюдении требований законодательства и регламента «Роспатента» – отказ в регистрации.
  5. Заявителю направляется приложение к свидетельству на товарный знак, в котором указан регистрационный номер лицензионного договора.

Пример регистрации сделки в государственном реестре по товарным знакам

Если заявитель пропускает сроки по уведомлениям, то заявка аннулируется, а уплаченная пошлина не возвращается.

Документы

Для регистрации необходимо подать подлинники документов:

  • Заявление о регистрации распоряжения правом на товарный знак (по договору лицензии, отчуждения, франшизы или залога), оформленное по установленному образцу. Заявление должно быть составлено на русском языке и подписано обеими сторонами соглашения.
  • Доверенность, если документы подаются не заявителем, а его представителем. Представлять интересы в «Роспатенте» на основании специальной доверенности может как юридическое, так и физическое лицо, а также патентный поверенный.
  • Перевод на русский язык для документов, если они составлены на другом языке (лицензионный договор с иностранным контрагентом). Перевод должен быть заверен нотариусом.
  • Согласие на обработку персональных данных для субъектов-участников сделки.
  • Копия платежного документа, подтверждающая оплату госпошлин за регистрацию.

Если заявление подписано только одной стороной соглашения, то к нему должен быть приложен один из следующих документов:

  • Оригинал подписанного договора, или дополнительное соглашение (если вносятся изменения в основной договор).
  • Уведомление о состоявшемся распоряжении правом, подписанное лицензиатом и лицензиаром.
  • Выписка из договора, заверенная нотариусом.

Государственные пошлины

Размер государственной пошлины за регистрацию лицензионного договора на товарный знак составляет 13 500 рублей. Если по одному и тому же договору права передаются на несколько брендов, то за каждый из них нужно доплатить по 11 500 рублей.

Сэкономить на пошлинах позволяет подача заявки в электронном формате – через портал «Госуслуги» или на сайте «Роспатента». В этом случае заявитель обязан уплатить только 70% от основной ставки по госпошлине, или 9 450 рублей. Электронная форма документооборота также позволяет сократить сроки регистрации сделки, так как заявление и уведомления передаются в течение нескольких секунд.

Подать заявку на регистрацию лицензионного договора онлайн.

Патентные поверенные бюро «Защитовед» специализируются на регистрации всех форм интеллектуальной собственности и товарных знаков. Мы поможем вам правильно составить текст лицензионного договора, оценить правовые риски и последствия для обеих сторон, зарегистрировать соглашение в «Роспатенте» в сжатые сроки и с минимальными затратами на государственные пошлины. Заявка подается в электронной форме; заявителями могут быть предприниматели из любого региона России.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями.

АлександрТрунов
Товарные знаки, распоряжение правом, регистрация программ для ЭВМ