Оспаривание (опротестовывание охраны) товарного знака, отзыв заявки на регистрацию, возражение на регистрацию

Регистрация товарного знака не означает, что полученные права не могут быть изменены по закону. Правовая охрана в данном случае может быть оспорена с последующим признанием незаконности защиты в полном объеме или частично. Юридически опротестовать действие товарного знака – это значит добиться отмены решения Роспатента. Законодательно предусмотрены ограничения по срокам для того, чтобы оспорить действие товарного знака. По некоторым основаниям оспорить товарный знак можно в течение всего срока его действия, а по ряду причин действует ограничение по времени – только в течение пяти лет со дня появления публикаций сведений в официальном бюллетене.

Отмена решения Роспатента о регистрации товарного знака с последующим признанием недействительности правовой охраны обозначения (полностью или частично) регулируется положениями ст.1512, 1513 ГК РФ.

Получение государственного свидетельства на товарный знак не всегда ограждает владельца от неправомерных действий других лиц относительно зарегистрированного обозначения. Пресечения нарушений и защита исключительных прав на пострегистрационном этапе являются важнейшими действиями, позволяющими избежать серьезных убытков.

На этапах экспертных проверок в Роспатенте большая часть тождественных или сходных обозначений получает отказ при наличии препятствий. Однако имеют место ситуации, когда формально требования закона не нарушены, но в действительности зарегистрированный знак может нанести серьезный ущерб владельцу знака с более ранним приоритетом. Например, установление сходства товарных знаков может зависеть от субъективного мнения эксперта. Особенно часто такое возможно при оценке обозначения по смысловым причинам, фонетическому звучанию или при регистрировании знаков в разных классах МКТУ, но по отношению к однородным товарам.

Эффективным инструментом дополнительной защиты товарного знака служит мониторинг заявок, поступивших в Роспатент, а также официальных публикаций по зарегистрированным товарным знакам. Мониторинг по патентным базам позволяет оградить владельца от потенциальных нарушений и предоставить возможность своевременной подачи возражений против регистрации, а также опротестовать зарегистрированный знак.

Цели и задачи мониторинга заявок и зарегистрированных товарных знаков

• отслеживать информацию по заявкам и зарегистрированным обозначениям с использованием ключевых слов, по словесным обозначениям или элементам знака
• установить попытки регистрации тождественных/сходных обозначений
• своевременно пресекать возможные нарушения исключительных прав по товарному знаку, что позволит избежать потерь от неправомерных действий третьих лиц
• использовать возможности досудебного урегулирования по пресечению нарушений
• сократить расходы и время на установление нарушителей и впоследствии на судебные разбирательства
• получить сведения о деятельности конкурентов в данной сфере деятельности

Если будет установлено, что в Роспатент подана на регистрацию заявка сходного с уже существующим у заказчика знаком, определяющее значение может иметь поданное вовремя в Роспатент обращение о несогласии с регистрацией сходного конкурирующего обозначения.

Мониторинг товарных знаков в патентном бюро

Поскольку бремя защиты товарного знака ложится на правообладателя, целесообразно предпринять дополнительные меры – начать действия с проведения мониторинга по товарным знакам. Такую услугу лучше заказать специалистам в области патентного права, например, в Патентном бюро «Защитовед».

Специалисты-патентоведы проводят отслеживание заявок и товарных знаков с использованием специальных программ, синхронизированных с базами и реестрами Роспатента и ВОИС. При такой синхронизации регулярное обновление патентных баз позволяет предоставлять заказчику актуальную информацию.

Сведения, полученные в результате мониторинга, представляются в виде отчетов, периодичность такой услуги согласовывается с заказчиком.

Отчеты обычно содержат:

• информацию о поданных на регистрацию или уже зарегистрированных обозначениях, которые являются потенциально «опасными» для знака заявителя (заказчика)
• выводы эксперта о тождественности или степени схожести конкурирующих обозначений, возможных рисков при одновременном использовании на рынке
• рекомендации по оперативным действиям с учетом временных рамок при подаче возражений и требований к ним

По согласованию с заказчиком отчеты могут быть выполнены в виде просто автоматического отчета о выявленных сходных обозначениях, в виде такого документа с устными комментариями специалистов или в виде материалов с письменным анализом и заключением специалиста.

Ценность такой детальной информации состоит в том, что полученные сведения являются основой для планирования дальнейших действий по защите собственности, правильного и своевременного составления возражений.

При выявлении заявки которая потенциально может нарушить ваши исключительные права, необходимо рассмотреть возможность подачи возражения в Роспатент с целью оспаривания обнаруженной заявки. Опротестовать заявку можно на стадии экспертизы до тех пор, пока она не прошла стадию регистрации, и не началось действие исключительного права для обозначения.

В этом случае в Роспатент подается обращение (возражение против заявки) с изложением доказательств и аргументов для обоснования возражения. Подающий возражение правообладатель должен доказать, что сравниваемые обозначения являются не просто похожими, а обладают сходством до степени смешения что может ввести потребителей в заблуждение. Для обоснования этого факта проводится Сравнительный анализ товарного знака и заявляемого обозначения на регистрацию.

Возражение подается в произвольной форме на бумаге с прилагаемыми материалами. По стандартной схеме обращение строится в виде заявления, в котором указываются все сведения о заявителе – наименование или ФИО, место жительства, контактные данные. Далее указываются данные о заявке, по которой направляется возражение, и приводятся регистрационные сведения о товарном знаке заявителя. В обращении указывается, что заинтересованное лицо (наименование или фамилия, имя, отчество) заявляет возражение относительно регистрации товарного знака по заявке №___, по причине несоответствии требованиям законов ГК РФ (со ссылками на статьи законов), указываются причины несогласия и приводятся доказательства правомерности возражения. Если у заявителя материалы доказательной базы объемны, они представляются в виде приложений.

Возражение по заявке подается в ФИПС и направляется в экспертный отдел. За такую услугу пошлина не взимается. Изложенные при возражении доводы рассматриваются экспертом, который ведет заявку. Далее эксперт выносит решение, обязательно учитывая изложенные аргументы. Принять или не согласится с приведенными доказательствами – зависит только от позиции эксперта. Подача возражений на стадии экспертизы заявки – это возможность представить на рассмотрение экспертизы дополнительные аргументы против представления регистрации «спорному» обозначению.

По результатам рассмотрения выносится решение, результаты которого сообщаются лицу, подавшему возражение. При несогласии с решением ФИПС, подаются материалы в вышестоящие инстанции. Но чаще всего экспертиза учитывает доводы заявителя при вынесении окончательного решения.

Оптимальным способом разрешения конфликтных ситуаций между конкурирующими обозначениями является процедура предварительных возражений, которая заключается в решении проблемы по взаимному согласию сторон. Очень часто заявители противопоставляемого обозначения не в полной мере оценивают наличие возникших препятствий для своего знака, иногда не подозревают о существовании сходных товарных знаков. Грамотное и аргументированное обоснование последствий столкновения таких обозначений, доказательства преимущества знака с более ранним приоритетом позволяют разрешить ситуацию до инициирования процедуры оспаривания. Решение может заключаться в отказе заявителя от знака, изменении обозначения или перечня товаров в том объеме, который будет достаточным для урегулирования конфликтной ситуации.

Отозвать заявку на товарный знак заявитель имеет право на любой стадии экспертизы до внесения сведений о регистрации в Госреестр по товарным знакам. Поэтому процедура предварительного возражения дает возможность урегулировать все спорные вопросы с минимальными потерями.

После регистрации товарного знака оспорить права по данному объекту можно только на основании положений ст.1512 ГК РФ. Такие действия будут направлены на признание недействительным решения Роспатента с дальнейшим аннулированием защиты товарного знака полностью или относительно части заявленных товаров и услуг.

По закону предусмотрены случаи, в которых предоставление правовой охраны может быть оспорено и регистрация товарного знака признается недействительной (при наличии аргументированных обоснований).

Оспаривание охраны товарного знака в течение всего срока его действия

Если правовая охрана товарного знака была предоставлена с нарушениями п. 1-5, 8 и 9 ст.1483 ГК РФ, можно добиться полного или частичного лишения правовой защиты обозначения в течение всего срока действия обозначения.

Аргументация таких нарушений состоит в следующем:

• зарегистрированное обозначение вошло во всеобщее употребление для товаров/услуг определенного вида, а также относится к общепринятым символам или терминам
• в обозначении используется информация о характеристиках товара
• товарный знак выполнен в форме, которая определяется только свойством товара или его назначением
• товарный знак является ложным и способен ввести в заблуждение потребителей по поводу продукции или её производителя, например, включает слова «немецкое качество», а товары производятся в России
• обозначение противоречит нормам морали, принципам гуманизма и общественным интересам

Ввод в заблуждение потребителя считается обоснованным, если установлено, что в состав заявляемого обозначения включается указание на географический объект (на основании п. 2 ст. 1483 ГК РФ). Владелец должен привести доказательства принадлежности к этому географическому региону. Если заявителем является российская фирма (индивидуальный предприниматель), а товарный знак выполнен в латинице и это единственное его зарегистрированное обозначение, на основании п.3 ст. 1483 ГК РФ возможно обосновать доказательство ввода потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и/или места нахождения производителя товаров.

Недопустимо использование в товарных знаках государственной символики, в том числе изображения флагов, гербов, денежных знаков, печатей, пробирных или гарантийных клейм, орденов и других символов и знаков отличия.

Объекты культурного или природного наследия, а также ценности, хранящиеся в коллекциях, музейных экспозициях, произведения искусства, научные трактаты, портреты, имена и псевдонимы известных людей не могут быть использованы в качестве товарного знака.

В случаях, когда владелец знака использовал авторское изображение (рисунок, дизайн и т.д.), без согласия автора или заключения трудового соглашения с ним, действует п.9 ст. 1483 ГК РФ, регистрация также может быть признана незаконной.

Лишение правовой охраны знака в течение пяти лет со дня публикации сведений

При нарушении требований п.6 и 7 ст. 1483 ГК РФ возможно добиться лишения правовой охраны знака в течение пяти лет со дня публикации данных о госрегистрации в официальном бюллетене. Основаниями для оспаривания в этом случае являются обнаружение тождественных или сходных до степени смешения обозначений с более ранним приоритетом. В эту категорию оснований включаются международные товарные знаки, общеизвестные знаки и НМПТ, имеющие более раннюю дату приоритета.

Особенности процедуры оспаривания

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку полностью или частично подается в Палату по патентным сборам в произвольной форме. Подготовленные материалы направляются в ФИПС с приложением документа об уплате пошлины в размере 13500 рублей. Документы рассматриваются в Палате по патентным спорам, которая находится в ведомстве Роспатента, но не зависит от экспертных служб. Оспаривание решений Роспатента о регистрации товарного знака совершается в административном порядке, поэтому такие возражения рассматриваются на заседаниях Палаты по патентным спорам, причем,  делопроизводство регламентируется Правилами, утверждёнными Приказом Роспатента от 22.04.2003 №56.

Для четкого и лаконичного изложения требований документ-возражение необходимо составить по стандартной схеме с указанием данных о заявителе, адреса для переписки, сведений о товарном знаке, по которому выдвигаются возражения и аргументированные доказательства правомерности заявляемых требований или  обоснование неправомерности обжалуемого решения. Объем необходимых сведений, представляемых в составляемом возражении, приведен в Правилах, указанных выше.

После подачи возражения в течение 2-3 недель назначается заседание Палаты по патентным спорам, заседаний может быть несколько. Рассмотрение  возражения по регистрации товарного знака может занимать от 3 до 6 месяцев. Далее ППС принимает решение – о его удовлетворении, выносит отказ об удовлетворении, или прекращает делопроизводство.

В случае несогласия с решением ППС возможно судебное оспаривание с подачей иска в Суд по интеллектуальным правам.

Защита товарного знака после его регистрации, пресечение нарушений со стороны третьих лиц относится к сложным юридическим действиям, поэтому для выполнения таких работ лучше привлечь специалистов в области юриспруденции и патентного права.

Ситуации по оспариванию товарного знака в каждом случае должны рассматриваться по состоянию дел индивидуально для клиента с учетом делопроизводства по рассматриваемым обозначениям. Получить детальную информацию о процедуре оспаривания, а также проконсультироваться с экспертом по конкретной ситуации — Контактная информация