Получение патента за рубежом с помощью подачи заявки в национальное ведомство

Поставки инновационной продукции, создание совместных предприятий с использованием российских разработок получают правовую защиту только после оформления патентов за рубежом. Особенность правовой охраны патентных документов заключается в ограничении защиты территориальными границами государств. При отсутствии патентной охраны в другой стране компания рискует потерять свою интеллектуальную собственность, так как конкуренты могут оформить патенты первыми и потребовать возмещение убытков.

Для защиты своих разработок на территории зарубежных  государств можно зарегистрировать патент в отдельной стране или выбрать патентную систему, объединяющую достаточно большое число стран-участниц.

Целью патентования за рубежом является расширение юридической защиты и сохранение исключительного права на свои изобретения в иностранных государствах, где российские производители начинают коммерческую деятельность, реализуют продукцию или создают совместные предприятия.

Правовая защита инновационных разработок повышает имидж  компании и позволит предотвратить убытки в случаях, если кто-то другой зарегистрирует изобретение первым и предъявит  претензии. Наличие патентов в конкретной стране дает неоспоримые доказательства и преимущества в споре о нарушении прав третьих лиц по новейшим разработкам. Передача новых технологий иностранным компаниям возможна при наличии официально зарегистрированных прав на такие технологии.

Задачи патентования в иностранных государствах:

• обеспечение юридической безопасности при экспорте промышленных товаров, оборудования, различных изделий, выпускаемых с использованием отечественных научно-технических разработок
• правовая защита при строительстве предприятий с использованием документации и при техническом содействии российских организаций
• создание оптимальных условий при продаже лицензий иностранным компаниям на использование изобретений, созданных в России
• создание совместных предприятий за рубежом, в которых права на российские изобретения закрепляются юридически и служат долевой частью компаний из России
• научно-техническое партнерство с зарубежными фирмами, в результате которого разрабатываются совместные устройства, конструкции и другие технические решения. Наличие уже имеющегося патента дает возможность  сохранить права на свои разработки, полученные ранее российскими изобретателями

Оформление патентов во многих странах стоит достаточно дорого, поэтому следует тщательно подходить к выбору патентной системы и страны, в которой планируется  проведение патентования. Для этого необходимо оценить потенциальные рынки реализации, возможности коммерциализации изобретения, перспективы создания совместных предприятий и т.д. Кроме того необходимо просчитать расходы на оплату пошлин и требуемые услуги патентных поверенных, поэтому нужно прежде всего взвесить «плюсы» и «минусы» каждого вида патентования, разработать персональную стратегию патентования.

Правильное патентное планирование позволит значительно сократить финансовые расходы и время на получение патента за рубежом.

Основные преимущества патентования по национальной процедуре:

1. подается одна заявка в национальное патентное ведомство
2. пошлины оплачиваются за подачу одной заявки в национальной валюте
3. экономически целесообразна при наличии перспективы патентования не более, чем в четырех странах
4. правовым регулированием является национальное законодательство и Парижская конвенция (правило конвенционного приоритета, обеспечивающее первенство заявителю, подавшему заявку в национальное ведомство)
5. подача международной заявки не требуется, после подачи заявки в Роспатент направляется заявка в национальное патентное ведомство, то есть сокращается время на делопроизводство

Поскольку национальная процедура оправдана при регистрации изобретений в минимальном числе стран, правовая охрана патентов действует на небольшой территории государств по сравнению с региональными процедурами или по договору РСТ.

К недостаткам традиционной процедуры патентования можно отнести:

• необходимость взаимодействия с патентными ведомствами через патентных поверенных, что увеличивает расходы на оформление патентов. Хотя, с другой стороны, привлечение специалистов, разбирающихся в законодательстве страны и знающих национальный язык, позволит провести оформление заявки с минимальными рисками и в кратчайшие сроки
• присвоение регистрационного номера заявки в патентной службе выбранной страны осуществляется только после уплаты патентных пошлин; уже на начальном этапе оплачиваются услуги патентных поверенных
• при подаче заявки в несколько стран документы (описание, формула, реферат) составляются на каждое изобретение по разным правилам и на языках страны патентования, есть особенности в терминологии
• при экспертизе заявки на изобретение не принимаются во внимание результаты экспертизы по существу в Роспатенте

Национальная (традиционная) процедура патентования используется при необходимости получения патента в кратчайшие сроки, а также в случаях, когда заявитель определился с перспективами патентования в конкретных иностранных государствах, и число таких стран небольшое (не более четырех). Данная процедура необходима в тех случаях, если страны патентования не участвуют в международных или региональных соглашениях по охране объектов промышленной собственности.

Автор изобретения имеет право получить патент на свои разработки в любой другой стране мира, при соблюдении условий, регламентируемых ст. 1395 ГК РФ.

Предварительный этап. В соответствии с законодательством подача заявки в иностранные государства или международные организации разрешается после первоначальной подачи документов в ФИПС. Материалы заявки должны пройти проверку на отсутствие сведений, относящихся к государственной тайне. По истечении шести месяцев, если заявитель не получил результаты по проверке на «секретность», он имеет право начать процедуру оформления патента за рубежом.

Зарубежная заявка может быть отправлена не позднее 12 месяцев после регистрации первичной заявки в Роспатенте. После истечения данного периода подать заявку на регистрацию будет невозможно, так как собственная заявка и новая будут противопоставлены при проверке изобретения на патентоспособность.

Основные этапы делопроизводства заявки в стране патентования.

1. выбор и заключение договора с патентным поверенным в стране патентования, при необходимости.
2. составление документов заявки на объект патентования в соответствии с внутренним законодательством выбранной страны и на государственном языке, требуемом патентными службами
3. регистрация заявки в национальном ведомстве после уплаты требуемых пошлин
4. сопровождение делопроизводства по материалам заявки в национальном патентном ведомстве, работа по запросам и уведомлениям экспертов получение патента при положительном решении экспертов

Составление заявки на регистрацию патента

Заявка на регистрацию патента составляется на языке страны патентования и по требованиям законодательства выбранного государства. Принципы составления и подход к оформлению документов обычно стандартный, и в перечень представляемых материалов чаще всего входят сведения, которые необходимы и для заявок в России.

Элементами подаваемой заявки являются:

• заявление
• описание патентуемого объекта
• формула изобретения
• чертежи, схемы (при необходимости)
• реферат
• заверенная копия первой заявки
• дополнительные материалы (ходатайства, доверенности, выписки, финансовые документы об уплате пошлин и т.д.)

Правила составления описаний изобретений, формулы, оформления материалов заявки могут отличаться в каждой стране, при этом необходимо учитывать нюансы изложения на иностранном языке и особенности терминологии. Получить информацию о порядке подачи заявки и требованиях к её оформлению можно на сайтах национальных патентных ведомств. Ссылки на такие ресурсы приведены на официальных сайтах ФИПС и ВОИС.

Предварительные заявки на патент

В нескольких странах, а именно – в Австралии,  Канаде,  Индии и США, заявители могут воспользоваться правом подачи предварительной заявки на патент. Предварительная заявка для регистрации патента является относительно недорогим способом для начала патентования. От подачи предварительной заявки до оформления полноценных документов заявителю предоставляется один год на то, чтобы окончательно определиться с необходимостью получения патента.

Системы предварительного патентования отличаются в разных странах, но общие черты состоят в следующем:

• предварительные заявки на патенты не проходят экспертизу по существу
• в заявке не требуется формула изобретения, представляется только описание
• пошлины по предварительной заявке значительно ниже, чем по стандартной схеме

Задачи предварительного патентования – получение даты приоритета разработки на начальной стадии исследований и возможность для заявителя в течение года оценить перспективы дальнейшего патентования.

Куда и какими способами можно подать заявку

Первичную заявку в Роспатент можно направить следующими способами:

1. отправить по почте на официальный адрес ФИПС: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация.
2. передать лично или через представителя в экспедицию Роспатента
3. передать документы по факсу +7 (495) 531-63-18
4. передать заявку электронно (с использованием электронно-цифровой подписи) через сайт ФИПС или портал госуслуг.

Патентное бюро «Защитовед» направляет материалы заявок по патентам в Роспатент в электронном виде, при этом размер оплачиваемых пошлин снижается на 30%.

Далее после регистрации в Роспатенте требуется оформление документов заявки применительно к выбранной стране патентования. Адреса и контакты, по которым можно оправлять заявки в национальное патентное ведомство, приведены на сайтах данных служб. Но поскольку во многих странах для взаимодействия с ведомствами по интеллектуальной собственности требуются патентные поверенные, отправка всех материалов заявки производится через агентов.

Сведения о бюро патентных поверенных можно найти на сайтах национальных патентных ведомств, ФИПС, ВОИС, а также воспользоваться связями российских патентных бюро, со своими зарубежными партнерами, например, в бюро «Защитовед».

Размер пошлин и способы оплаты

Размеры пошлин за подачу заявки в Роспатент варьируются в зависимости от объекта патентования (от 1400 рублей для полезных моделей и 3300 рублей за изобретения с увеличением пошлины для объектов с формулой изобретения, содержащей свыше 10 пунктов). Пошлины оплачиваются в рублях по реквизитам, указанным на сайте.

Следующий этап оплаты пошлин за подачу заявки в национальное ведомство. Оплата производится в национальной валюте. В стоимость включаются пошлины за регистрацию заявки и все дальнейшие процедуры (поиск, проведение экспертиз, выдачу патента). Пошлина за регистрацию заявки может колебаться от 200 до 1500 долларов США в зависимости от выбранной страны.

Затраты на патентных поверенных в зависимости от страны патентования и сложности подаваемой заявки могут варьироваться от 200 до 3000 долларов США.

Как отслеживать делопроизводство по заявке

Состояние делопроизводства по заявке, находящейся в Роспатенте, можно отследить по базам открытых реестров ведомства. Для этого достаточно знать номер заявки и указать его в поле заявок на патенты (по изобретениям, полезным моделям или промышленным образцам). Делопроизводство в зарубежном ведомстве отслеживает патентный поверенный, который осуществляет взаимодействие заявителя с патентной службой.

При подаче заявки в национальное ведомство самостоятельно (когда не требуется обязательные услуги патентного поверенного) отслеживание делопроизводства по заявке можно выполнить по номеру заявки на сайте ведомства.

Виды уведомлений от экспертов

Делопроизводство по заявкам на патенты выполняется на основе ведения переписки с экспертами. Все запросы, информационные уведомления и решения направляются только в письменном виде. Основными видами уведомления являются:

• уведомление о принятии заявки в Роспатенте с присвоенным регистрационным номером
• уведомление об отсутствии сведений, содержащих государственную тайну
• уведомление о принятии документов в иностранном ведомстве
• запросы экспертизы о дополнительных документах
• решения о выдаче патента или об отказе

В связи с тем, что оформление документов на иностранном языке имеет много особенностей, чаще всего эксперты запрашивают уточняющие материалы.

Поддержание и обслуживание патента после получения

Правовая охрана патента зависит от правильности и своевременной ежегодной уплаты пошлин за поддержание патента в силе. Размеры таких сборов и порядок их уплаты устанавливается в каждом ведомстве по интеллектуальной собственности. Таблица по уплате таких сборов публикуется на сайтах ведомств. За своевременностью оплаты пошлин обязан следить правообладатель патента. По договору с патентным поверенным оплату пошлин по графику выполняет доверитель по согласованию с заказчиком.

Патентные охранные документы действуют длительное время, за которое происходят изменения в сведениях, указанных в реестрах и в самом документе. Поэтому необходимо своевременное внесение изменений, например, изменения об адресе патентообладателя, данные о заключенных лицензионных соглашениях, продаже патента (смена собственника) или просто исправление явной технической ошибки. Все процедуры и услуги выполняются после письменного обращения-ходатайства в ведомство с уплатой положенной пошлины. Такой вид обслуживания также может выполняться патентным поверенным.

Процедура патентования через иностранные патентные службы по интеллектуальной собственности является достаточно сложной и требует знаний внутреннего законодательства страны, национального языка и особенностей терминологии. Оформлять и подавать заявки претенденты могут самостоятельно в те ведомства, которые не требуют привлечения патентных агентов. Большинство национальных ведомств по патентованию при взаимодействии с заявителями, проживающими за пределами страны, всё делопроизводство по оформлению ведут только через патентных поверенных, имеющих разрешение в этом государстве.

Согласно межправительственным соглашениям заявители следующих стран – России, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Узбекистана и Украины могут самостоятельно вести дела с патентными ведомствами этих стран. Кроме того, патентные ведомства, а также патентные поверенные одной страны могут вести дела с патентными ведомствами указанных государств.

Практически все остальные национальные патентные службы работают через патентных поверенных (агентов, юристов), среди них такие крупнейшие службы по интеллектуальной собственности в США, Германии, Великобритании, Японии, Китая, Швеции, Италии и других. Привлечение патентных поверенных, знающих тонкости делопроизводства, имеющих опыт ведения дел по патентованию и судебным претензиям, особенно необходимо при составлении формулы в патенте.

Система патентования во многих государствах разрабатывалась с использованием различных способов защиты результатов труда изобретателей, поэтому в каждой стране есть свои особенности. Проследить можно на примере представителей крупнейших ведомств на разных континентах.

Патентование в США

Технические решения можно зарегистрировать только в виде патентов на изобретения. Полезные модели и промышленные образцы не оформляются. Поэтому, устройства и конструкции, как вариант, можно запатентовать в виде изобретений, а на решения по внешнему виду получить патент на объект дизайна (Design Patent).

Объектами патентования могут быть:

• процессы (производственные, технологические процессы, методы)
• технические устройства, промышленные изделие или их составные части
• составы веществ, композиции
• существенные улучшения уже существующих изделий, веществ, процессов

Отличительной особенностью является возможность получения правовой защиты на бизнес-методы (способы ведения предпринимательской деятельности) и программное обеспечение.

В США существуют два вида заявок – предварительная («Provisional Application») и официальная («Nonрrovisional Application»). Предварительная заявка имеет силу в течение года, далее претендент должен подать основную заявку. В перечень подаваемых документов заявитель должен представить подписанную декларацию о том, что он является подлинным и единственным создателем технической разработки.

Патентование в Китае

Заявители, не имеющие представительство в Китае, должны подавать заявки на выдачу патентов только через китайских патентных поверенных. Требования к заявкам в Китае достаточно сложные. Заявка составляется на китайском языке, имеет сложное строение, возникают трудности формулировки определенных терминов и формулировок.

Патентуются в Китае все традиционные виды промышленной собственности – изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Несмотря на то, что Китай в последнее время совершенствую свою систему по защите патентных прав, выиграть судебное разбирательство в Китае сложнее, чем в других странах.

Патентование в Германии

DPMA— крупнейшее патентное ведомство в Европе и пятое по величине в мире, также работает с нерезидентами только через патентных поверенных. Основные положения патентного законодательства тождественны принципам, используемым в мировой практике. Патентуются изобретения, полезные модели и дизайнерские образцы.

Патентное законодательство Германии не содержит четкого определения изобретения. Суть этого понятия складывается из совокупности критериев патентоспособности, закрепленных в законе. Судебная защита прав патентообладателей находится на высоком уровне.

Оформление и подача заявок на патенты является сложной юридической процедурой, имеет много нюансов в области патентного права. Запутаться в правилах, не учесть какие-либо положения очень легко, поэтому положительный результат рассмотрения заявки во многом зависит от уровня квалификации поверенного в выбранной стране. Консультация специалистов российских патентных бюро, занимающихся подачей зарубежных заявок не один год, имеющих связи с патентными агентами в иностранных государствах, поможет уменьшить расходы и сэкономить время на зарубежное патентование.