Проверка словесного обозначения до подачи заявки на регистрацию товарного знака

27 мая 2020
Ольга Бондарева
159
0

Проверка товарного знака перед подачей заявки на его регистрацию часто воспринимается как формальная, необязательная процедура. Однако при отсутствии предварительного анализа значительно возрастает риск получения отказа от патентного ведомства. Эксперты ФГБУ ФИПС (Роспатент) учитывают не только полное сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками, охраняемыми в рамках патентного права, но и частичное совпадение, которое потенциально может ввести потребителя в заблуждение. В зависимости от выявленных абсолютных и относительных причин для отказа в регистрации можно скорректировать действия для успешного получения свидетельства.

Для чего необходима проверка товарного знака?

Главная цель проверки товарного знака – это анализ его уникальности, то есть отсутствия повторяемости среди ранее поданных заявок и зарегистрированных обозначений. Данный фактор является определяющим для обеспечения охраноспособности торговой марки и получения свидетельства в ФГБУ ФИПС (Роспатент). Преимуществами предварительного исследования на этапе разработки обозначения и составления заявки являются:

  • Сокращение финансовых расходов на взаимодействие с патентным ведомством.
  • Уменьшение срока получения свидетельства о государственной регистрации товарного знака.
  • Снижение рисков по отказам со стороны патентного ведомства. При вынесении отрицательного решения регистрация товарного знака во многих случаях может оказаться невозможной и потребуется подача новой заявки, для которой должен соблюдаться тот же регламент в отношении уплаты пошлин и сроков.
  • Минимизация риска оспаривания товарного знака в дальнейшем, после его регистрации. Всегда существует вероятность нарушения прав третьих лиц, что связано не только с возможными ошибками со стороны работников «Роспатента», но и со сложностью учета всех факторов.

Выявление «слабых» элементов товарного знака, которые снижают эффективность успешного брендирования продукции.


Заказать проверку названия по базе товарных знаков ФГБУ ФИПС (Роспатент)


Снижение денежных затрат

Общие минимальные расходы для государственной регистрации товарного знака по данным на май 2020 г. составляют порядка 33 000 рублей. Эта сумма зависит от количества классов МКТУ, в отношении которых испрашивается охрана обозначения. Так, для проведения экспертизы при выборе более 1 класса, требуется уплата дополнительной пошлины в размере 2500 рублей за каждый из них.

Следует учитывать, что любые виды юридически значимых действий в отношении процедуры регистрации являются объектом обложения государственными пошлинами. В их число входят и пошлины за внесение необходимых изменений в поданные документы. Дополнительные денежные расходы, связанные с корректировкой документов, приведены в таблице ниже. При получении отказа со стороны ФГБУ ФИПС (Роспатент) по заявке уплаченные пошлины не возвращаются.

Вид дополнительного действияРазмер пошлины, рублей
Регистрация выделенной заявки из поданной (в случае вынесения отказа от ФГБУ ФИПС по части товаров МКТУ)3 500
Внесение в заявку изменений, связанных с расширением количества классов МКТУ5 000
Внесение изменений о правообладателе (в случае передачи прав)2 800
Продление срока предоставления недостающих данных или внесения исправлений2 000
Внесение изменений для исправления очевидных ошибок или некоторых элементов, не являющихся доминирующими2 800
Рассмотрение возражения по отрицательному решению «Роспатента»6 000

Затраты на пошлины увеличивается при охвате классов МКТУ более 5. Общие расходы в спорных случаях могут превышать минимальный размер в 2-3 раза.

Уменьшение срока процедуры

Процедура регистрации товарного знака сама по себе является довольно продолжительной. Согласно Приказу №483 от 20.07.2015 г. Министерства экономического развития РФ, общий регламентируемый срок составляет 18,5 месяцев. Руководство ФГБУ ФИПС (Роспатент) предпринимает меры для его сокращения. Так, в 2019 г. появилась возможность проведения ускоренной экспертизы, результаты которой могут быть получены уже через 2 месяца.

Данная процедура осуществляется на основе автоматизированной системы поиска сходных обозначений, результаты работы которой могут быть учтены государственными экспертами. Данная услуга предоставляется только на платной основе, а проведение поиска в течение 10 дней по всем классам МКТУ стоит 94 400 рублей для одного словесного или изобразительного обозначения.

Необходимость уточнения данных и проведения повторного рассмотрения материалов по заявке также занимает определенное время, которое регламентируется внутренними положениями «Роспатента».

Вид действияПродолжительность процедуры, дни
Проверка дополнительных материалов, запрошенных от заявителя для формальной экспертизы31
Проверка факта уплаты государственной пошлины14
Формальная экспертиза (проверка правильности составления заявки)31
Проверка дополнительных материалов для проведения экспертизы по существу62
Рассмотрение доводов заявителя при вынесении отрицательного решения работниками ФГБУ ФИПС62
Проверка исправленных или недостающих документов, предоставленных по ходатайству и дополнительным заявлениям по внесению изменений31

Таким образом, при низкой степени охраноспособности обозначения, не выявленной на стадии оформления заявки, процесс регистрации может затянуться еще на 8-12 месяцев и более.

Что является результатом проверки?

Результатом проверки товарного знака может являться следующая информация:

  • Наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации с их описанием. В первую очередь к этой категории относится существование ранее зарегистрированного товарного знака, полностью совпадающего с тем, который предлагается в заявке. Имеются и другие абсолютные основания для отказа, перечисленные в ст. 1483 ГК РФ (указание в обозначении на качество, назначение, способ производства товара, использование государственной и другой официальной символики, несоответствие принципам морали).
  • Наличие относительных оснований для отказа в регистрации. В этом случае могут быть обнаружены товарные знаки, сходные до степени смешения, то есть имеющие идентичные элементы. Определение степени смешения производится по нескольким критериям, и оно не так очевидно, как в предыдущем случае. Такую работу качественно могут выполнить только специалисты в области патентного права. «Мешающие» товарные знаки должны быть сведены в таблицу для дальнейшего анализа по использующимся классам и степени сходства. К числу других относительных причин для отказа в регистрации (описаны в той же статье ГК РФ) относятся сходство с географическим наименованием места происхождения товаров, с авторскими произведениями, доменными именами, права на которые возникли в более ранний период.
  • Уровень риска отказа по регистрации обозначения в «Роспатенте» (отсутствует, низкий, средний, высокий). Если заявка подана в отношении тех же классов, что и у сходных обозначений, выявленных в процессе проверки, то данный показатель значительно повышается.
  • Наличие отказов в регистрации заявок для аналогичных обозначений.
  • Описание рекомендаций для «усиления» товарного знака и его успешной регистрации.

Отчет о проведении поиска

В качестве примера можно привести отчет по поиску товарных знаков, разрабатываемый специалистами патентного бюро «Защитовед». Он включает следующие разделы:

  1. Проверка на тождество и сходство по выданным свидетельствам и заявкам на товарные знаки, наименованиям мест происхождения товаров.
  2. Проверка абсолютных оснований для отказа в регистрации.
  3. Выводы и рекомендации по снижению рисков получения отказа.

Объем отчета по широко употребительным словам может достигать несколько десятков позиций, описывающих уже зарегистрированные или заявленные товарные знаки. Поэтому такая работа часто является трудоемкой.

Фрагмент отчета по поиску

Следует отметить, что вероятность смешения и тождества с обозначениями, имеющими более ранний приоритет, довольно высока. Это объясняется большим количеством заявок, которое увеличивается с каждым годом. Так, за первое полугодие 2019 г. было зарегистрировано 30 тысяч товарных знаков, а их общее количество в открытых реестрах ФГБУ ФИПС превышает 750 тысяч. Многие распространенные слова и термины в различных вариантах оригинального исполнения уже зарегистрированы. Поэтому такую проверку необходимо делать на самых ранних этапах создания бренда, до его детализированной проработки.


Заказать предварительный поиск словесного знака с отчетом


Кто может сделать предварительный анализ товарного знака?

Проверку обозначения перед подачей заявки на регистрацию можно сделать как самостоятельно, так и с помощью услуг специалистов в области исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Преимущества и недостатки различных способов сведены в таблицу ниже.

Способ проведения проверкиДостоинстваНедостатки
Самостоятельно
  • Сокращение затрат на услуги патентных поверенных
  • Более длительный поиск нужной информации
  • Недостаток квалификации для оценки сходства до степени смешения
  • Недостоверность бесплатных источников информации, невозможность анализа заявок на товарные знаки в них
С применением платных услуг ФГБУ ФИПС
  • Использование официальных баз данных
  • Поиск как по зарегистрированным обозначениям, так и по заявкам
  • Возможность ускоренной проверки
  • Отсутствие аналитической составляющей отчета о поиске (предоставляется только перечень сходных или тождественных обозначений)
  • Высокая стоимость
  • Отсутствие 100% гарантии в положительном результате регистрации
  • Большая продолжительность по сравнению с услугами патентных бюро
С привлечением патентных поверенных
  • Умеренная цена на услуги
  • Вариативность параметров поиска, индивидуальный подход
  • Проведение поиска по достоверным источникам
  • Получение рекомендаций по усилению торгового знака и урегулированию правовых конфликтов с правообладателями
  • Быстрый срок исполнения
  • Снижение рисков отказа в патентном ведомстве
  • Результат анализа зависит от квалификации патентного поверенного и его опыта
  • Трудности в поиске надежной организации для качественного исполнения заказа

Самостоятельная проверка

Самостоятельную проверку можно производить с использованием общедоступных сервисов:

  • Поисковые системы Google, Yandex, Rambler, Bing, Yahoo и другие. Здесь можно найти информацию как о самом товарном знаке, так и о наименованиях организаций, а также домены, совпадающие с обозначением. Недостатком такого способа является то, что данные могут быть неактуальными, неполными; невозможен анализ заявок на регистрацию.
  • На сервисах бесплатного поиска товарных знаков, например, findtm.ru. Они характеризуются теми же недостатками, что и в предыдущем случае.
  • В информационно-поисковой системе ФГБУ ФИПС, которая является наиболее достоверным источником информации. Полный доступ к базе данных – платный и осуществляется на договорной основе. Также есть возможность бесплатного доступа к официальным бюллетеням, публикуемым на сайте патентного ведомства, однако функция поиска по ним отсутствует. В них можно ознакомиться с полнотекстовыми заявками и выданными свидетельствами.

Сходные товарные знаки,
нарушение прав на интеллектуальную собственность

Несмотря на наличие богатого инструментария для самостоятельного анализа, необходимо учитывать, что одного лишь поиска мало. Целью проверки является экспертиза на сходство товарных знаков, которая проводится по следующим основным критериям:

  • звуковое (фонетическое) совпадение, при котором аналогичны звучание части или всего обозначения (например, «Nivea» и «Livea»)
  • графическое сходство (вид шрифта и способ написания, цветовое и общее решение)
  • семантическое (смысловое) совпадение, например, «Родниковая долина» и «Долина Родников»

При этом должен производиться анализ сходства как отдельных элементов, так и всего обозначения в целом. Его необходимо проводить с учетом лингвистических особенностей и методических рекомендаций ФГБУ ФИПС (Роспатент).

Самостоятельная проверка товарного знака больше подходит для мелкого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые хотят сами овладеть навыками в области правовой защиты обозначений.

Услуги ФГБУ ФИПС (Роспатент)

Поиск полностью совпадающих или сходных до степени смешения товарных знаков можно также заказать в ФГБУ ФИПС. Стоимость таких услуг по состоянию на май 2020 г. указана в таблице ниже.

Длительность процедуры (опционально, по желанию клиента), дниПоиск по 1 классу МКТУ, рублей (с НДС)Поиск по каждому дополнительному классу МКТУ, рублей (с НДС)Поиск по всем классам, рублей (с НДС)
204 1301 06247 200
108 2602 12494 400
512 3903 186141 600
324 7806 372283 200
149 56012 744566 400

Необходимо учитывать, что результаты этого поиска не содержат их интерпретацию и не являются гарантией того, что товарный знак пройдет регистрацию в патентном ведомстве. Это всего лишь инструмент, который позволяет ускорить рутинную работу при проведении экспертизы обозначения.

Услуги патентных поверенных

Еще одним вариантом проведения проверки товарного знака является обращение к патентным поверенным, которые осуществляют такую деятельность как самостоятельно, так и в составе патентных бюро, крупных юридических фирм. По данным информационной системы «Право и Финансы», в настоящий момент в России зарегистрировано 400 компаний, оказывающих данный вид услуг.

При выборе патентного бюро для исполнения заказа необходимо учитывать следующие моменты:

  • Патентные поверенные должны быть аттестованы в ФГБУ ФИПС, проверить это можно на сайте Роспатента. Они могут иметь различную специализацию. Поле деятельности поверенного должно быть связано именно с товарными знаками. Те должности штатных патентоведов, которые существовали ранее на предприятиях, являются скорее инженерно-техническими. В реалиях современной жизни требуется знание основ и тонкостей патентного права, юридической практики.
  • При обращении в крупные юридические фирмы чаще всего не удастся контактировать напрямую с экспертом – взаимодействие будет осуществляться через менеджера. Поэтому для мелкого и среднего бизнеса целесообразнее остановить свой выбор на небольших патентных бюро, которые предлагают индивидуальный подход к решению поставленных задач.
  • Необходимо также учитывать репутацию компаний на рынке юридических услуг. Во многих из них штат укомплектован из бывших сотрудников ФГБУ ФИПС, которые обладают большим практическим опытом.
  • При заказе услуг нужно определится с глубиной проверки, которая может быть различной – экспресс-анализ, проверка только по зарегистрированным обозначениям, изучение заявок, поиск по международным базам данных, выработка рекомендаций. Этот момент необходимо закрепить в договоре на оказание услуг. Также следует учитывать готовность специалистов компании для защиты интересов клиента в судебных спорах.
  • На проверку лучше всего предоставить несколько возможных словосочетаний для товарного знака, из которых по результатам анализа можно будет выбрать наиболее подходящий.

Специалисты патентного бюро «Защитовед» обладают необходимой аттестацией и опытом работы в области регистрации товарных знаков. Стоимость проверки рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимой глубины анализа, типа обозначения, срочности исполнения и количества классов МКТУ. Также осуществляется полный пакет услуг по регистрации товарного знака, в том числе по ускоренной процедуре.

Анализ результатов проверки

На основании отчета о проверке товарного знака могут быть выявлены следующие факты:

  • тождество (полное совпадение) или сходство обозначения с ранее зарегистрированными в государственном реестре (или заявленными, по которым еще не закончено делопроизводство в ФГБУ ФИПС)
  • тождество или сходство обозначения с фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями компаний, производящих товары того же класса МКТУ
  • наличие в обозначении термина, являющегося общепринятым (выявляется при лингвистическом анализе по толковым, терминологическим словарям, научно-технической литературе и другим общедоступным источникам)
  • присутствие в обозначении названия литературного произведения, имени известного человека, псевдонима или слова, производного от них
  • существование интернет-домена, тождественного или сходного до степени смешения
  • совпадение с названиями географических объектов
  • присутствие указания на вид товара или его основные характеристики

Эти факторы могут быть абсолютными и относительными причинами для отказа в регистрации товарного знака со стороны «Роспатента» (ст. 1483 ГК РФ). Для каждого из данных случаев возможно несколько вариантов решения проблемы.

Совпадение с товарными знаками других заявителей

При полном или частичном совпадении с ранее зарегистрированным обозначением возможны следующие действия:

  • Доработка заявляемого товарного знака, усиление его различительной способности различными способами – использование фантазийных элементов, оригинального шрифта и общего оформления, цветовых комбинаций; иностранных, эмоционально окрашенных или шуточных слов; комбинирование с изобразительными объектами, добавление других слов, приставок, окончаний, перестановка слогов. Эти методы также могут нести в себе определенные риски получения отказа в регистрации, поэтому наиболее рациональный выбор лучше всего согласовать с патентным поверенным.
  • Получение письма-согласия на использование чужого товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения, от его законного правообладателя.
  • Заключение лицензионного договора с владельцем зарегистрированного обозначения на его использование (данный документ также регистрируется в ФГБУ ФИПС).
  • Оспаривание регистрации товарного знака. Это можно сделать по нескольким основаниям – введение в заблуждение потребителя, наличие общепринятых терминов, сходство с ранее зарегистрированными обозначениями.
  • Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования в течение 3 лет (на основании ст. 1486 ГК РФ).

Усиление охраноспособности обозначения: использование
оригинальных шрифтов и изобразительных элементов

Сходство с фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями

Коммерческое обозначение и фирменное наименование также, как и товарный знак, являются средствами индивидуализации предпринимательской деятельности. Фирменное наименование регистрируется в ЕГРЮЛ как часть официальной информации об организации. Коммерческое обозначение, которое может не совпадать с фирменным наименованием, не фиксируется в государственных реестрах.

Однако обе эти категории могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. Поэтому при выявлении полного или частичного совпадения в первую очередь необходимо проверить принадлежность заявителя. Также следует учитывать, что коммерческое обозначение может стать со временем общеизвестным ввиду его широкой популярности среди потребителей. В этом случае также может быть получен отказ по заявке.

Общепринятые термины

Согласно п.1 ст. 1483 ГК РФ общепринятые термины и родовые понятия не могут получить правовую охрану, так как это ограничит права для других производителей аналогичной продукции. К таким терминам относятся, например, слова «молоко», «юрист», «катет». Однако в некоторых случаях регистрация подобных товарных знаков возможна, если они имеют фантазийный характер и по смыслу не связаны с областью производимых товаров или оказываемых услуг. Такие слова также могут присутствовать в обозначении в качестве неохраняемых (это должно быть указано в заявке).

При выявлении данного факта возможно 2 пути решения проблемы регистрации товарного знака:

  • внесение дополнительного элемента, обладающего высокой степенью охраноспособности
  • усиление различительной способности с помощью использования оригинального шрифта и дизайна

Совпадение с объектом авторских прав

При совпадении части или всего обозначения с объектом авторских прав (название литературных, драматургических, хореографических, музыкальных, художественных, аудиовизуальных, архитектурных и других авторских произведений, псевдонимы, вымышленные и анимационные персонажи) регистрация товарного знака возможна только при получении согласия со стороны автора. Оно в письменном виде прикладывается к заявке. Особенностью данной категории объектов интеллектуальной собственности является то, что исключительные права на них возникают сразу с момента создания произведения и не требуют обязательной регистрации в органах государственной власти.

Лицензионный договор, заключенный между правообладателем и пользователем, также должен быть зарегистрирован в ФГБУ ФИПС.

Сходство или тождество с интернет-доменами

Доменные споры являются одними из самых неоднозначных в судебной практике. Это связано с тем, что правовой режим для доменов недостаточно четко обозначен в российском законодательстве.

При совпадении обозначения с доменным именем в первую очередь необходимо выяснить, применяется ли оно владельцем в качестве средства индивидуализации и оценить однородность товаров. Если существует компания с таким же названием и доменное имя реально используется в ее предпринимательской деятельности в отношении однородных товаров/услуг, то риск получения отказа в регистрации и возникновение доменного спора в дальнейшем значительно повышается.

Выходом из сложившейся ситуации является корректировка обозначения или заключение договора о возмездной уступке прав на доменное имя с его владельцем. Такая практика в настоящее время используется все шире, а домены начинают входить в состав нематериальных активов предприятий.

Совпадение с названием географического объекта

Для минимизации рисков отказа в регистрации при совпадении обозначения с наименованием географических объектов потребуются следующие действия:

  • указание данного элемента в качестве неохраняемого
  • если название не является доминирующим – предоставление документов, подтверждающих местонахождение производства в данной географической области
  • если название доминирует – предоставление того же вида документов, что и в предыдущем случае, а также разрешения на использование географического названия от уполномоченных органов; материалов, подтверждающих уникальные свойства продукта или услуги, связанные с их местонахождением

Товарный знак №248556.
Использование географического названия

К органам, уполномоченным выдавать разрешение на использование географического названия в качестве товарного знака, относятся:

  • Министерство здравоохранения и социального развития РФ (в отношении минеральных вод как реализуемого товара)
  • Министерство промышленности и торговли РФ (для изделий народного промысла)
  • Министерство сельского хозяйства РФ (для продовольственных товаров, пива, безалкогольной продукции)
  • Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ (для спиртосодержащей продукции)

Указания на характеристики товара

Так как описательные элементы, прямо или косвенно указывающие на характеристики, способ производства товара и его качество не обладают различительной способностью, то они могут присутствовать в обозначении только в качестве неохраняемых, о чем должно быть указано в заявке.

Для повышения охраноспособности обозначения рекомендуется их не использовать.

Словесный и изобразительный товарный знак: что выбрать?

Как показывает статистика, словесные обозначения являются более распространенными, чем изобразительные. Это обусловлено их лучшей запоминаемостью и воспроизводимостью при вербальной коммуникации. В то же время они находятся в зоне наибольшего риска по отказам при подаче заявки на регистрацию. Для того, чтобы его снизить, можно дополнительно использовать графические элементы (комбинированные товарные знаки).

Однако изобразительные обозначения также должны обладать уникальностью. Для них характерна своя специфика проверки. Их разработку лучше всего поручить профессиональным дизайнерам, имеющим опыт работы в создании логотипов. Следует иметь в виду, что приобретенные на фотостоках иллюстрации не дают исключительных прав на использование, так как их могут купить и другие пользователи. Нельзя также в качестве графических элементов применять иллюстрации и фотоматериалы, размещенные на чужих сайтах и в соцсетях, так как они охраняются авторским правом.

Специалистами патентного бюро «Защитовед» выполняются все виды услуг по проверке товарного знака – от экспресс-анализа по открытым источникам до более глубокого, детального поиска по всем объектам. В пакет услуг по полной проверке входит мониторинг новых заявок, поступающих по тем же классам МКТУ. Детальный письменный отчет и индивидуальные рекомендации патентных поверенных помогут выработать эффективную стратегию бренд-маркетинга.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями.

Ольга Бондарева
ОльгаБондарева
Патентный поверенный №2104