Разбираем почту. Ответы патентоведа на ваши вопросы

1. Подавал заявку на полезную модель (ПМ), пришёл отказ. Как подать новую заявку, чтобы не отказали повторно?

Полезная модель защищает устройство, описанное в вашем патенте. Оно должно обладать новизной (то есть не быть известно ни в одной стране на момент подачи заявки) и быть промышленно применимым (т. е. работать). Необходимо разобраться в причинах отказа, устранить их и подать новую заявку. Для того, чтобы процедура регистрации завершилась успешно, мы рекомендуем провести предварительный патентный поиск перед подачей заявки.

2. Что такое отказ по новизне?

Отказ по новизне — отказ по одному из основных критериев, которыми должен обладать патент. Наличие новизны означает, что нигде в мире такого не известно, создано нечто особенное, чего ранее не публиковали в научных статьях и не производили. Новизна должна быть существенной, то есть затрагивающий сущность объекта. Так, изменение цвета, пропорциональное увеличение объекта, и пр. не наделяет его новизной, поскольку эти изменения не меняют существа.

Для патентов на промышленный образец получение отказа по новизне крайне редко, для полезных моделей и изобретений – один из самых частых случаев.

3. Экспертиза по существу противопоставила моим материалам статью в американском научном журнале, как это возможно?

Новизна — основной критерий получения патента. Так, статьи 1345 и 1350 ГК РФ обязуют выдать патент только тем объектам, которые обладают мировой новизной. При этом в кодексе также сказано, что к анализу принимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета (в том числе научные статьи). Таким образом, при составлении заявки мы рекомендуем нашим клиентам указывать не только известные ближайшие аналоги-патенты, но и все научные наработки по выбранной тематике — научные статьи, страницы коммерческих сайтов, диссертации и научные работы, и др. Описанная выше процедура патентного поиска помогает обнаружить не только патенты, но также и пересекающиеся технические решения из открытых источников.

4. Можно ли оспорить доводы экспертизы? Что для этого нужно?

Процедура патентования устроена таким образом, что Экспертиза никогда не откажет сразу же. Заявителю всегда дают шанс привести свои доводы и обосновать свою позицию. При выявлении причин для предварительного отказа в выдаче патента, эксперт Роспатента направляет запрос или уведомление, на которые Заявитель вправе подготовить ответ в установленные сроки. В ответе следует привести все доводы, обосновать свою позицию и четко ответить на вопросы экспертизы.

Если же в корреспонденции из Ведомства содержатся неопровержимые доказательства того, что патент не может быть выдан (например, ранее запатентованное устройство полностью совпадает с заявляемым), следует учесть данную информацию и по возможности подать новую заявку. При этом Заявитель должен выявить характеристики, существенно улучшающие устройство, которые не были представлены в первоначальном объекте.

5. Судя по доводам экспертизы, у меня есть возможность преобразовать заявку на изобретение в полезную модель. Как это делается?

При патентовании устройства в качестве изобретения проверяется также его «изобретательский уровень». Если этот критерий в объекте отсутствует, экспертиза может предложить преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, так как требования в получении патента на полезную модель ниже, и «изобретательский уровень» для этого патента не проверяется и не требуется. Для преобразования Заявителю необходимо заполнить специальный бланк, уплатить пошлины и представить скорректированное описание заявки в сроки, предложенные Ведомством.

6. Как получить патент на полезную модель за 4 месяца?

Указанный вами срок находится ровно посередине между сроками прохождения ускоренной процедуры и стандартным сроком получения решения о регистрации патента на ПМ.

Для фактического ускорения стандартной процедуры и прохождения формальной экспертизы в краткие сроки мы рекомендуем уплачивать пошлины за подачу заранее и направлять их вместе с заявлением и материалами заявки — это может сократить прохождение формальной экспертизы.

Также в ФГБУ ФИПС (Роспатент) предусмотрена ускоренная процедура патентования, о ней можно прочитать в соответствующем разделе наших услуг. Срок получения решения сокращается до 2-2,5 месяцев, при этом оплачиваются значительные по размерам пошлины.

7. Недавно подал на патент в РФ, теперь мне нужно международное патентование, сориентируйте по срокам подачи заявки.

Срок подачи заявки в другую страну напрямую или по PCT составляет 12 месяцев с момента подачи национальной заявки.

Однако, не все страны дают возможность получить патент на полезную модель (ПМ), на изобретения патент есть во всех странах.
Более подробно можно прочитать на странице услуги PCT или в дополняющей её статье блога.

8. Я прислал вам заявку на полезную модель, почему вы разделили её на два технических решения?

Вы прислали две модификации одного электромеханического устройства: одинарное использование и составное (каскадное). Совокупность технических признаков, описанные ваших материалах, позволяют судить о том, что вы хотите защитить оба случая. Получается два технических решения, и, следовательно, две заявки.

Иногда, мы рекомендуем нашим клиентам подавать патент на промышленный образец для защиты внешнего вида (дизайна) одиночного варианта, и на полезную модель для защиты сборных (каскадных) вариантов и особенностей сочленения между ними.

9. При составлении заявки вы не включили формулу одну из частей моего тренажера. Почему?

Согласно п.1 ст. 1351 Гражданского кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Согласно п.35 требований, предъявляемым к заявкам на устройства, к устройствам относятся изделия, либо не имеющие составных частей, либо имеющие части, соединенные сборочными операциями. В нашем случае устройство имеет множество частей, и одна из них оказывается не соединена сборочными операциями. Поэтому она упоминается только в описании и в названии, но не упоминается в формуле.

10. Вы говорили, что в формуле патента нельзя использовать глаголы и слово «например». Это так?

По правилам патентования в Российской Федерации формула делится на ограничительную и отличительную части, разделенные словом «отличающееся». В первой части перечисляются только общие признаки с прототипом. Слово «например» для формулы не подходит, только чёткие формулировки. «Например» вы можете использовать в примере конкретной реализации в описании, но не в формуле. Также обратите внимание, что в формуле не применяются глаголы, так как они описывают действия, а описание устройства должно быть в статике.