Регистрация торговой марки в Украине

Охранный документ на зарегистрированное обозначение действует только на территории государства, в котором выполнена регистрация. Ведение предпринимательской деятельности, в том числе участие в совместных предприятиях, при поставках различной продукции, участие в выставках, рекламирование товаров на территории Украины для российских предпринимателей должно обеспечиваться надежной правовой защитой. Одной из форм такой защиты является регистрация товарного знака в Украине.

Отношения, возникающие в случаях приобретения или осуществления монопольных прав собственности на товарные знаки, регулируются Законом Украины » Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Порядок оформления, регистрации и обеспечения правовой защиты товарных знаков регламентируется основными положениями указанного Закона. Многие положения украинского законодательства совпадают с российскими  и тождественны международному патентному праву. Но есть отличия в терминологии и по некоторым правовым аспектам.

Особенности терминологии и отличия в законодательных  нормах

1. В результате регистрации обозначения правообладателю выдается документ, который называется «Свидетельство Украины на знак для товаров и услуг»
2. в Украине одновременно используются термины для одного и того же объекта интеллектуальной собственности – это «торговая марка», «товарный знак» и «знак для товаров и услуг». Все три термина очень близки и являются синонимами
3. нормативно-правовое определение  имеют только термины «торговая марка» и «знак для товаров и услуг», а «товарный знак» широко применятся по аналогии с Россией, но официального определения не имеет
4. национальная служба по интеллектуальной собственности в Украине называется Учреждением (аналог ведомства в России), исполняющим органом является Укрпатент (Украинский институт промышленной собственности)
5. в отличие от Российского законодательства заявителем может быть любое физическое или юридическое лицо, а также группа лиц. Резиденты могут подавать заявки самостоятельно, а нерезиденты только через доверенных лиц.

Государственная регистрация торговой марки не относится к обязательным процедурам, поэтому владелец знака имеет право на использование его в своей деятельности. Но зарегистрировав обозначение и получив охранное свидетельство, правообладатель получает правовую защиту и ряд существенных преимуществ.

Неоспоримые преимущества владельцев зарегистрированных торговых марок:

• владелец зарегистрированного знака получает юридическую защиту и монопольные права на использование торговой марки и может запрещать другим лицам применять обозначение без разрешения. Любые нарушения в таких случаях могут быть пресечены с привлечением виновных к ответственности согласно законам Украины
• зарегистрированные торговые марки являются интеллектуальной собственностью, поэтому обладают стоимостью и могут быть проданы, сданы в залог, быть предметом лицензионных соглашений и т.д.
• в соответствии со стандартами бухгалтерского учета права на торговую марку относятся к нематериальным активам, поэтому могут быть поставлены на учет или включены в уставной капитал компании в качестве вклада
• наличие свидетельства на знак служит доказательством правоты при решении споров о нарушении прав третьих лиц

Доменное имя и торговая марка

Согласно законодательству Украины только обладатели свидетельств о регистрации знака для товаров и услуг имеют право на регистрацию доменных имен с расширением «.UA». Такое требование было введено на законодательном уровне с целью избежать путаницы в адресах сайтов, а также свести к минимуму споры и конфликты в интернет-сфере.

Статусные сайты .UA относятся к доменам первого уровня и определяют национальную принадлежность в доменной зоне. Престиж и успех коммерческой деятельности компании напрямую зависит от наличия сайта в такой зоне. Для получения доменного имени «.UA» заявитель должен представить документ, подтверждающий права на зарегистрированную торговую марку аналогичную названию компании.

Для регистрации домена нужно именно свидетельство или достаточно поданной заявки?

На регистрацию домена в зоне .UA представляются следующие обязательные документы:

• свидетельство на знак для товаров и услуг, который повторяет доменное имя
• документы, подтверждающие личность заявителя (паспорт для физлица или регистрационное свидетельство для юридического лица)
• если торговая марка получена по договору отчуждения прав – представляется данный договор о переходе прав

Для регистрации доменного имени принимается только свидетельство Укрпатента, или международная регистрация с указанием Украины. поданные на регистрацию заявки не рассматриваются. Обязательной информацией являются данные о правообладателе, регистрационный номер охранного документа, срок действия торговой марки и вид зарегистрированного обозначения.

Проблемы регистрации домена, связанные с торговой маркой

Торговая марка регистрируется для конкретных товаров и услуг, соответствующих определенным классам МКТУ, поэтому могут получить регистрацию в качестве знака одинаковые торговые марки, работающие в разных классах товаров. А вот доменное имя может быть только одно, поэтому перед регистрацией адреса сайта необходимо убедиться, что домен свободен и постараться получить зарегистрированный знак по ускоренной схеме, чтобы конкуренты не успели обойти.

Другой нюанс состоит в том, что при сопоставлении имени домена и торговой марки важную роль играет транслитерация, которая учитывает написание в кириллице и в латинице. Из словесного обозначения торговой марки при переходе к домену убираются знаки препинания и различные символы типа &. № и т.д. Например, торговая марка – LUX&BAS. Для регистрации домена можно представить варианты – люксбас, Luxbas. LюксбаS и т.д. Поэтому конкурентам достаточно зарегистрировать торговую марку, отличающуюся в написании таким образом, чтобы в транслитерации получить доменное имя LUXBAS.

Поэтому до подачи документов на регистрацию домена необходимо выполнить две важнейшие проверки – является ли доменное имя свободным и нет ли в базе Укрпатента поданной заявки на регистрацию торговой марки, транслитерация словесной части которой может трансформироваться в Ваш адрес сайта.

Требования о наличии свидетельства о регистрации торговой марки для получения доменного имени предъявляются всем заявителям — как гражданам Украины, так и к нерезидентам данной страны.

Подать заявку на регистрацию торговой марки в Укрпатент можно традиционными способами по почте или лично. Кроме того Учреждение использует электронный способ подачи заявок, который осуществляется через Систему подачи электронных заявок (СПЕЗ-1) на сайте Укрпатента. Главное условие для выполнения отправки заявки – это наличие сертификата электронного ключа (электронной подписи), зарегистрированной в Укрпатенте. После электронной подачи документов дублирование материалов на бумажных носителях не требуется. Поскольку нерезиденты обязаны подавать заявки через патентных поверенных, в получении электронной подписи на имя заявителя нет необходимости.

Услуги по регистрации торговой марки в Украине

Перед подачей материалов заявки рекомендуется проводить предварительный поиск на наличие тождественных или схожих до степени смешения знаков применительно к подаваемому на регистрацию обозначению. Процедура не относится к обязательным, но её проведение и полученные результаты позволяют скорректировать материалы заявки и свести к минимуму риски получения отказных решений. Поиск проводится по базам данных Укрпатента —  базам зарегистрированный торговых марок по национальной и международной процедурам и базам данных заявок, проходящих экспертизу в Учреждении. Базы зарегистрированных обозначений  находятся в открытом доступе и можно провести самостоятельную проверку, а реестры заявок относятся к платным ресурсам.

Поиск на тождество и сходство зарегистрированных и поданных на регистрацию торговых марок можно заказать в Укрпатенте, оплатив пошлинный сбор за услугу. Поиск по словесному или изобразительному обозначению стоит 864 гривны и плюс 174 гривны за каждый класс МКТУ дополнительно. Поисковый анализ по комбинированному обозначению  стоит 1728 гривны и дополнительно 348 гривен за каждый класс МКТУ. Результатом поиска является отчет о выявленных обозначениях без комментариев и рекомендаций эксперта.

Проведение поисковых исследований относится к сложным видам анализа, так как требует не только знаний в патентно-правовой области, основ естественных и технических дисциплин, но и знаний украинского языка. Кроме того, результаты поиска необходимо правильно интерпретировать, для того чтобы внести необходимые изменения в заявку. Поэтому выполнение предварительного поиска с целью оценки шансов торговой марки на регистрацию лучше доверить профессионалам в области патентного права.

Провести регистрацию торговой марки в Украине российские предприниматели могут двумя способами:

• по Мадридскому соглашению (Украина и Россия входят в состав государств, подписавших документы)
• по национальной процедуре путем подачи заявки напрямую в Укрпатент

Особенности регистрации по Мадридскому соглашению

Присоединение Украины к Мадридскому соглашению позволяет провести регистрацию торговой марки в этой стране по упрощенной схеме через ВОИС. Экономически выгодно при оформлении документов предусмотреть получение регистрации еще в других странах-участницах Соглашения. Кроме того, в дальнейшем можно расширить территорию охраны торговой марки в других странах-участницах при подаче дополнительного ходатайства.

По упрощенной процедуре заявитель направляет одну заявку в ВОИС с ходатайством о регистрации торговой марки в Украине.

Особенности регистрации международной заявки:

• подаваемое на регистрацию обозначение должно быть зарегистрировано в национальном ведомстве иной страны Мадридской системы (например, в Роспатенте) или на него подана заявка в это ведомство
• независимо от количества выбранных стран подается одна заявка, оформленная на одном языке
• пошлинные сборы уплачиваются в единой валюте (швейцарских франках) по унифицированной схеме

Этапы делопроизводства по Мадридскому соглашению

Этап 1. Оформление международной заявки на основе «базового». В качестве «базового» знака рассматривается уже зарегистрированный товарный знак или поданная на него заявка. На примере российских заявителей, такой комплект документов подаётся в ФИПС (Роспатент), который заверяет документы и направляет единую международную заявку в МБ ВОИС с указанием Украины (при необходимости и других стран) в качестве страны для получения правовой защиты знака.

Размер пошлины за услуги Роспатента составляет 4 900 руб. из расчета 3-х классов МКТУ, за следующие классы доплачивается по 400 руб.

Базовые платежи в ВОИС составляют 653 швейцарских франка за черно-белый знак и 903 франка за его цветной вариант. Пошлина по заявке, включающей более трех классов МКТУ, увеличивается еще на 100 франков за каждый последующий класс.

Этап 2. Прохождение формальной экспертизы в службах ВОИС. После положительного результата обозначение заносится в Международный реестр с присвоенным международным регистрационным номером, информация публикуется в Бюллетене ВОИС, а заявителю направляется CERTIFICATE OF REGISTRATION. Срок делопроизводства на этом этапе составляет 3-4 месяца.

Этап 3. ВОИС направляет зарегистрированную международную заявку в Укрпатент, при необходимости и в другие заявленные национальные ведомства, в которых проводится экспертиза по существу. Национальное украинское ведомство проводит экспертизу, решение выносится в течение 12-18 месяцев. Решение направляется в ВОИС, вносится официальная запись в Международный реестр и направляется извещение Заявителю. Свидетельство о регистрации знака выдается Укрпатентом.

Процедура по Мадридской схеме оправдана, если оформляется регистрация знака сразу в нескольких странах вместе с Украиной (более двух).

Регистрация торговой марки по национальной процедуре

Материалы заявки направляются в Укрпатент, процедура подачи и состав документов в заявке аналогичны российским. Заявкой называется совокупность материалов, которые требуются для получения свидетельства. Обязательными  документами в составе заявки являются заявление, изображение обозначения и перечень товаров и услуг по МКТУ, для которых испрашивается регистрация знака.

Особенности оформления и подачи заявки в Укрпатент:

• заявка подается на украинском языке
• заявителем может быть физическое или юридическое лицо, а также группа лиц
• заявка нерезидентами может подаваться только через патентных поверенных
• при уплате пошлин за цветное изображение уплачивается дополнительный сбор.

После поступления заявки в Укрпатент и установления даты приоритета проводится научно-техническая экспертиза, которая состоит из двух этапов. Первый этап – это формальная экспертиза, а второй – квалификационная экспертиза или по существу изображения. Формальная экспертиза состоит в проверке правильности оформления документов заявки и наличия всех необходимых материалов. Квалифицированная экспертиза подтверждает уникальность заявленной на регистрацию торговой марки. Заявитель получает результат экспертизы, при необходимости ему представляется два месяца на ответ.

Размер пошлинных сборов за регистрацию торговой марки в Украине

*из расчета по курсу в апреле 2019г.:1гривна=2,4 рубля

**для нерезидентов пошлина составляет 200 долларов

Если заявителями на получение охранного Свидетельства на знак является группа физических или юридических лиц, то все указанные выше пошлины возрастают на 30 %.

Стандартный срок прохождения национальной процедуры составляет 12-18 месяцев, при получении дополнительных запросов от экспертов и необходимости ответов на них сроки обычно увеличиваются.

Услуга по ускоренной регистрации торговой марки особенно актуальна при необходимости регистрации доменных имен .UA.

Возможно проведение ускоренной регистрации при уплате дополнительно услуг Укрпатента с следующем размере:

• за ускоренную экспертизу обозначения (1 класс МКТУ) по словесному или изобразительному виду – 5 220 гривен плюс 612 гривен за каждый дополнительный класс
• за ускоренную экспертизу обозначения (1 класс МКТУ) по комбинированному виду – 9 396 гривен плюс 960 гривен за каждый дополнительный класс

При уплате таких пошлин получить охранный документ можно за 8-9 месяцев. Проведение ускоренной процедуры – это легальный способ получения охранного документа в кратчайшие сроки.

Мадридская система

Применение  Мадридской системы позволяет централизованно управлять зарегистрированной торговой маркой после даты внесения в Международный реестр по товарным знакам.

Через МБ ВОИС путем подачи заявлений или ходатайств, заполненных по стандартным образцам, можно выполнить следующие действия с полученной регистрацией:

1. внести изменения контактных данных – запрос обрабатывается бесплатно
2. зарегистрировать изменения имени, адреса правообладателя – оплачивается 150 франков
3. ограничение охранного действия (отмена регистрации в некоторых странах) или полное аннулирование защиты – запрос выполняется бесплатно
4. исправление ошибок в охранном документе – все ошибки, допущенные ВОИС типографского или технического плана, исправляются бесплатно, в любое время; вопросы об ошибках, допущенных заявителем, рассматриваются индивидуально с дополнительной оплатой пошлин
5. внесение сведений о полной передаче прав на международную регистрацию или о лицензионном договоре – стоит 117 франков

Продление международной регистрации. Срок действия международной охраны составляет 10 лет, продлить его можно за шесть месяцев до окончания путем подачи заявления и уплаты соответствующих пошлин. Кроме того владельцу предоставляется  льготный период —  шесть месяцев поле того, как приостанавливается действие  свидетельства.

Продление предусматривает уплату следующих пошлин: основная пошлина 653 франка  и 100франков за каждый класс МКТУ свыше трех. Для некоторых стран применяются дополнительные индивидуальные пошлины. За продление действия документа в льготном периоде взимается дополнительная плата.

Национальная процедура

Все юридические действия с торговой маркой, полученной через Укрпатент, совершаются по аналогии с принятыми международными процедурами. В Учреждение могут подаваться заявления о внесении изменений в свидетельство о новых контактных данных для переписки, исправлении ошибок в документе, а также внесение сведений о передаче прав на обозначение полностью или по лицензии. За внесение в Госреестр сведений  о предоставлении лицензии для одного знака для товаров и услуг взимается сбор в размере 400 гривен, регистрация о передаче прав собственности стоит 600 гривен.

Продление свидетельства проводится также через 10 лет, считая от даты приоритета, владельцу предоставляется шестимесячный льготный период для оплаты после окончания срока действия документа.

Зарегистрировать свою торговую марку в Украине самостоятельно достаточно сложно, как по Мадридской схеме, так и через Укрпатент. Поэтому доверить документальное оформление и дальнейшее сопровождение лучше специалистам патентного бюро «Защитовед».