Регистрация товарного знака в России для иностранных компаний

Регистрация товарного знака — процедура длительная (порядка 18 месяцев), поэтому иностранным правообладателям необходимо заранее предпринять меры для защиты своего бизнеса перед расширением рынка сбыта в России. Сделать это можно несколькими методами, а основные положения для проведения регистрации изложены в 4 части ГК РФ.

Способы регистрации товарного знака

Существует 2 варианта получения исключительных прав на товарный знак в России:

  • регистрация непосредственно в национальной системе страны (в Федеральном государственном бюджетном учреждении Федеральный институт промышленной собственности, ФГБУ ФИПС, Роспатент)
  • подача заявки по международной Мадридской системе, позволяющей зарегистрировать товарный знак сразу в нескольких странах, в том числе и в России.

При заинтересованности осуществления предпринимательской деятельности на территории стран Европы, правовую охрану товарного знака можно также оформить в Европейском патентном ведомстве EUIPO. Действие такой лицензии распространяется только на государства из состава Евросоюза (28 участников), в число которых Россия и страны СНГ не входят.

Подача заявки в ФГБУ ФИПС (Роспатент) через патентного поверенного

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 4, ст. 1247, п.2), иностранные лица, постоянно проживающие за пределами России, должны взаимодействовать с ФГБУ ФИПС (https://www1.fips.ru/) через патентных поверенных, полномочия которых удостоверяются доверенностью, подписанной правообладателем. Нотариальное заверение данного документа не требуется.

К патентным поверенным предъявляются следующие требования:

  • постоянное проживание на территории РФ
  • возраст старше 18 лет
  • высшее образование
  • опыт работы не менее 4 лет
  • наличие государственной аттестации (проводится 2 раза в год)

Деятельность патентных поверенных в России регламентируется Федеральным законом №316-ФЗ от 30.12.2008 г. Они имеют право вести переписку с ФГБУ ФИПС, проводить патентные исследования (анализ уникальности товарного знака в базах данных патентного ведомства), направлять возражения на результаты экспертных решений и принимать участие в совещаниях.

Проверить статус патентного поверенного можно в официальном реестре, опубликованном на сайте ФГБУ ФИПС (https://rupto.ru/ru/patent-attorneys). За совершение неправомерных действий патентный поверенный исключается из данного списка и может быть лишен права работы сроком до 3 лет.

Согласно второму абзацу ст. 1247, п.2 ГК РФ, иностранным гражданам разрешается также подавать заявку лично или с помощью представителя, не являющегося патентным поверенным, зарегистрированным в государственном ведомстве, но при условии наличия адреса для переписки на территории России.

Данные правила распространяется не на все страны. С некоторыми государствами СНГ заключены соглашения, упрощающие процедуру подачи заявки (рассмотрено в статье ниже).

Порядок подачи заявления

Перед оформлением и подачей заявки на регистрацию торговой марки в России через патентного поверенного необходимо предварительно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор.

В число основных документов входят следующие:

  • Сама заявка, оформленная в установленной форме. Образец документа прилагается на сайте ФГБУ ФИПС. Заявку можно подать в электронном виде, для чего необходимо создать личный кабинет для переписки с патентным ведомством. Документация должна быть заверена квалифицированной электронной подписью. В подаваемом заявлении должны быть указаны КИО и КПП для иностранного юридического лица; серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность физического лица
  • Согласие на обработку персональных данных заявителя и его представителя
  • Перечень товаров и услуг по классификации МКТУ, в отношении которых требуется правовая защита
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины для принятия заявки и проведения процедуры формальной экспертизы. Если оплата не произведена, то заявителю будет отправлено уведомление об этом, которое необходимо исполнить в течение 2 месяцев
  • Доверенность на имя патентного поверенного или другого лица, представляющего интересы правообладателя
  • Перевод документов на русский язык в случае, если они составлены на иностранном языке

Патентный поверенный должен подтвердить получение материалов от доверителя, а также обеспечить их сохранность и возврат по окончании срока действия договора или доверенности.

Процедура рассмотрения заявки ФГБУ ФИПС и сроки

После принятия заявки специалистами Ведомства проводится 2 вида экспертизы:

  • Формальная, подразумевающая проверку правильности заполнения заявления и наличия всех необходимых документов. Она осуществляется в течение 1 месяца. При положительном решении экспертной комиссии заявка публикуется в открытом реестре на сайте ФГБУ ФИПС.
  • Экспертиза по существу, в ходе которой определяется отсутствие других товарных знаков, сходных или тождественных с поданным в заявлении. Ее длительность может составлять 1 год. При наличии несоответствий заявителю будет отправлено уведомление. Устранение нарушений или предоставление дополнительных запрашиваемых документов производится в срок не позднее 6 месяцев. По положительным результатам экспертизы заявителю или доверенному лицу направляется заключение, а также уведомление для уплаты государственной пошлины, необходимой для регистрации ТЗ и получения свидетельства. Окончательное решение также публикуется в открытых реестрах.

Общая длительность получения исключительных прав на товарный знак составляет 18 месяцев и 2 недели. Регламентируемый срок правовой охраны ТЗ в России – 10 лет, после чего его можно продлить неограниченное число раз еще на 10 лет. Для этого необходимо составить заявку в установленной форме и оплатить госпошлину.

Государственные пошлины

Уплата всех пошлин должна производиться в валюте РФ. Наибольшие затруднения при проведении платежей могут возникнуть у юридических лиц, не имеющих представительств и филиалов на территории России, так как при этом требуется открытие рублевого счета. В платежных документах должны быть указаны данные, соответствующие правилам Приложения № 1 к приказу Роспатента от 28.03.2014 № 44 (https://rupto.ru/content/uploadfiles/pr_44_pril_1.pdf).

Уплату пошлин могут производить следующие категории лиц:

  • сам заявитель
  • правообладатель (для совершения других действий с уже зарегистрированным брендом)
  • лица, действующие по поручению, выраженному в письменном виде

Оплате пошлин подлежат следующие виды государственных услуг, оказываемых работниками ФГБУ ФИПС (Роспатент):

  • Прием заявки и формальная экспертиза (2.1.) – 3500 рублей. Стоимость пошлины увеличивается на 1000 рублей. за каждый регистрируемый класс товаров (услуг), в отношении которых действует товарный знак, при превышении 5 (пяти).
  • Проведение экспертизы по существу (2.4.) – 11 500 рублей. За каждый дополнительный класс по МКТУ взимается дополнительно по 1000 рублей.
  • Регистрация ТЗ в государственном реестре по положительным результатам экспертизы по существу (2.11.) – 16 000 рублей. Превышение количества классов по МКТУ оплачивается также, как в предыдущем случае.
  • Выдача свидетельства на товарный знак или его дубликата (2.14. или 2.15.) – 2000 рублей.
  • Рассмотрение возможности продления срока защиты ТЗ (при его истечении) (2.22.) – 20 000 рублей. (+1000 рублей за каждый класс товаров/услуг при превышении 5 (пяти).

Таким образом, минимальные затраты непосредственно на регистрацию товарного знака в России составляют 33 000 рублей (без учета скидки 30%). Обратите внимание, что размер государственных пошлин может быть понижен на 30% при подаче заявки через патентного поверенного.

В процессе взаимодействия с Федеральным институтом по промышленной собственности (Роспатентом) может потребоваться совершение дополнительных юридически значимых действий (добавление или изменение класса товаров/услуг; передача прав для регистрации; продление срока для подачи недостающих или исправленных документов; рассмотрение возражения при отказе и другие). Размер госпошлин для них колеблется в пределах 3-10 тысяч рублей.

Стоимость услуг патентных поверенных

Патентные поверенные могут оказывать услуги в области правовой защиты интеллектуальной собственности как от своего лица, так и от имени патентных бюро, ассоциаций или общественных организаций, в которых они числятся. Стоимость работ в отношении регистрации товарного знака в зависимости от объема оказываемых услуг и сложности регистрации составляет от 20 до 100 тысяч рублей.

При выборе патентного поверенного необходимо учитывать его юридический опыт, а также тот факт, что сдача квалификационного экзамена и аттестация проходят по нескольким видам специализаций (изобретения, промышленные образцы и другие). У патентного поверенного должна быть аттестация, позволяющая вести работу с товарными знаками и знаками обслуживания (последние применяются в отношении оказания услуг).

Подробнее о регистрации товарного знака в России, стоимость и сроки.

Особенности регистрации права на товарный знак для стран СНГ

В целях улучшения сотрудничества в области правовой охраны интеллектуальной собственности, упрощения подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов, между правительством РФ и рядом стран СНГ заключены соглашения, на основании которых граждане и юридические лица этих государств имеют право вести дела непосредственно с ФГБУ ФИПС (Роспатент), без участия патентных поверенных или других доверенных лиц.

К числу участников соглашений относятся следующие республики:

  • Беларусь
  • Армения
  • Азербайджан
  • Киргизия
  • Казахстан
  • Узбекистан

Физические и юридические лица данных государств имеют также право пользоваться патентными фондами и банками данных ФГБУ ФИПС (Роспатента).

При регистрация товарного знака в России, Роспатент руководствуется в том числе национальным законодательством заявителя. Иными словами, если иностранец-заявитель подал заявку на физическое лицо, имея при этом в своей стране товарный знак на это же физическое лицо, Роспатент не в праве ему отказать. Подробнее о регистрации товарного знака на иностранное физическое лицо.

Мадридская система регистрации товарных знаков

Мадридская система регистрации товарных знаков была создана в 1891 г. Ее управление осуществляется ВОИС (WIPO) – Всемирной организацией интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int, Женева, Швейцария). Основными документами, регламентирующими ее работу, являются Соглашение от 1891 г. и Протокол от 1989 г. С полным перечнем стран-участниц можно ознакомиться в данном документе. Действие международного сертификата, полученного по Мадридской системе, распространяется и на территорию России. Заинтересованному лицу достаточно подать заявку на регистрацию товарного знака в национальное патентное ведомство своей страны, в которой оно проживает, а дальнейшее взаимодействие происходит между сотрудниками данного учреждения и ВОИС (WIPO).

Правовая охрана товарных знаков, так же, как и в России, предоставляется сроком на 10 лет с возможностью продления. Особенностью международной регистрации является то, что она зависит от базовой регистрации в национальном ведомстве в течение 5 лет. То есть, если прерывается действие базовой заявки, то международная регистрация также прекращается. По истечении 5 лет она становится независимой.

Подача заявки

Перед международной регистрацией товарного знака по Мадридской системе предварительно требуется подача и одобрение базовой заявки в национальном патентном ведомстве той страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо (или проживает физическое лицо).

Заявление подается на официальном бланке ВОИС по форме ММ2, применяемой в настоящее время во всех случаях, как для стран Соглашения, так и для стран Протокола (с образцом формы можно ознакомиться по данной ссылке). Форма заполняется на одном из рабочих языков: английском, французском или испанском. Документ подается в патентное ведомство страны происхождения, то есть того государства, на территории которого зарегистрирована базовая заявка.

Процедура регистрации

Внутренняя процедура регистрации состоит из следующих этапов:

  1. Передача заявления из национального ведомства в международное
  2. Проверка специалистами ВОИС (WIPO) правильности заполнения документов и соответствия заявленного перечня продукции/услуг требованиям Ниццкой международной классификации
  3. Регистрация в международном реестре заявок
  4. Рассылка заявления в патентные ведомства стран-участниц Мадридской системы
  5. Проведение экспертизы торговой марки в каждой из стран
  6. Вынесение решения, передача его в ВОИС (WIPO)
  7. Направление заявителю и патентному ведомству сертификата о международной регистрации товарного знака или решения о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны
  8. Направление уведомления о международной регистрации в патентные ведомства стран-участниц

В предварительном отказе содержится следующая информация:

  • основания для отказа
  • период времени, в течение которого можно подать ходатайство о пересмотре или об апелляции
  • учреждение, в которое необходимо направить это ходатайство
  • требования к подаче документов и необходимость участия местного представителя (патентного поверенного)

Пошлины

Уплата пошлин может производиться тремя способами:

  • кредитной картой (в отдельных случаях)
  • с текущего счета ВОИС (основной вариант)
  • банковским или почтовым переводом (только для стран Европы)

Пошлины направляются непосредственно в ВОИС, а в ряде стран осуществляется их сбор и пересылка национальными ведомствами. К таким государствам относятся:

  • Россия
  • Армения
  • Вьетнам
  • Ирландия
  • Кения
  • Китай
  • КНДР
  • Лихтенштейн
  • Португалия
  • Молдова
  • Швейцария

Эту услугу оказывают также следующие ведомства и межправительственные организации:

  • Африканская организация интеллектуальной собственности
  • Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург)

При отсутствии поступления денежных средств в течении 3 месяцев со дня отправления уведомления о необходимости уплаты заявка считается отозванной.

Ориентировочные размеры основных пошлин указаны ниже (оплата производится в швейцарских франках):

  • для товарных знаков, выполненных в черно-белом исполнении – 653
  • для товарных знаков в цветном исполнении – 903
  • доплата за каждый дополнительный класс товаров/услуг свыше трех – 100
  • дополнительная пошлина за регистрацию бренда в некоторых государствах – 100

Последний вид доплаты распространяется на такие страны и организации, как:

  • Европейский Союз
  • Беларусь
  • Грузия
  • Кыргызстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Украина
  • Узбекистан
  • АОИС
  • Антигуа и Барбуда
  • Бахрейн
  • Бенилюкс
  • Карибские Нидерланды
  • Болгария
  • Бруней
  • Камбоджа
  • Канада
  • Китай
  • Колумбия
  • Куба
  • Кюрасао
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Гамбия
  • Гана
  • Греция
  • Исландия
  • Индия
  • Индонезия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Япония
  • Кения
  • Лаосская Народно-Демократическая Республика
  • Мексика
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Оман
  • Филиппины
  • Корея
  • Молдова
  • Самоа
  • Сан-Марино
  • Сингапур
  • Синт-Мартен
  • Швеция
  • Швейцария
  • Сирийская Арабская Республика
  • Таиланд
  • Тунис
  • Турция
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • США
  • Вьетнам
  • Замбия
  • Зимбабве

Таким образом, ориентировочная минимальная стоимость регистрации по Мадридской системе составляет порядка 750 швейцарских франков (с учетом стран ЕС), или в рублевом эквиваленте — ориентировочно 47 700 рублей. В процессе взаимодействия с ВОИС может потребоваться дополнительная уплата пошлин, размер которых варьируется от 2 до 200 швейцарских франков.

Пример расчёта пошлин WIPO для иностранных заявителей при подаче заявки в Россию из других стран

Пример 1

Национальная заявка: Германия
Кол-во классов МКТУ: 3
Цветное обозначение

Базовая пошлина: 903 швейцарских франка
Дополнительная плата: 100 швейцарских франков
ИТОГО:  1003 швейцарских франка

Пример 2

Национальная заявка: США
Кол-во классов МКТУ: 1
Черно-белое обозначение

Базовая пошлина: 653 швейцарских франка
Дополнительная плата: 100 швейцарских франков
ИТОГО:  753 швейцарских франка

Достоинства и недостатки различных систем

Критерий сравненияНациональная регистрация в ФГБУ ФИПС (Роспатент)Регистрация по Мадридской системе
Минимальные затраты непосредственно на регистрацию ТЗ33 000 рублей47 700 рублей
Дополнительные пошлиныТолько при несоответствии правилам оформления и регистрации или при изменении данных заявкиТребуется уплата дополнительных пошлин для большинства стран Европы (по 100 швейцарских франков)
Территория охвата правовой защитыТолько РоссияВозможность правовой защиты более, чем в 100 странах мира
Продолжительность рассмотрения заявки18 месяцев, существует возможность ускоренного рассмотрения12-18 месяцев в зависимости от законодательства стран-участниц
Порядок уплаты пошлинПоэтапно (как минимум, четыре)Одна базовая пошлина
Срок правовой охраны ТЗ10 лет10 лет
Риски отказа в регистрации по истечении срока рассмотренияТолько в судебном порядкеВозможен отказ в ряде стран по истечении 18 месяцев при подаче возражений со стороны третьих лиц (практика отказа на основании оппозиции в таких государствах, как Австралия, Алжир, Антигуа и Барбуда, Австралия, Бруней-Даруссалам, Гамбия, Гана, Греция, Дания, Израиль, Индия, Иран, Зимбабве, Италия, Камбоджа, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Кипр, Литва, Малави, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Самоа, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, США, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Швеция, Эстония, Швеция)

Кроме возможности территориального расширения правовой защиты, Мадридская система регистрации товарных знаков отличается централизованной процедурой подачи заявлений, меньшими финансовыми затратами (по сравнению с оформлением свидетельства в каждой из стран-участниц отдельно), сокращением расходов на взаимодействие с патентными поверенными национальных ведомств.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...