Свободное использование товарного знака без разрешения правообладателя

В статье 1484 ГК РФ за владельцем товарного знака закрепляется исключительное право его использования. Однако часто возникает необходимость упоминания чужих обозначений в Интернете – начиная от информационного контента до каталогов интернет-магазинов. В этих и других случаях существуют некоторые «послабления», допускающие применение зарегистрированных товарных знаков третьими лицами.

Законодательная основа в РФ

Основная запрещающая норма гражданского права в России в отношении использования торговой марки изложена в п.3 ст. 1484 ГК РФ. Согласно ей, от правообладателя нужно получить разрешение на товарный знак. Круг действий в отношении способов его использования оговаривается в той же статье, в п. 2.

Правообладатель может применять свой зарегистрированный бренд в следующих целях:

• для маркировки товара и его упаковки
• в предложениях о предоставлении услуг, выполнении работ и продаже товаров (иными словами, в рекламе, независимо от места и способа ее размещения)
• в документации, которая необходима для производства, хранения и транспортировки с целью введения в оборот, внедрения, продажи, ввоза на территорию страны, демонстрации на выставках и ярмарках, осуществления других видов договорных и внедоговорных обязательств (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, выписки по счету и прочие виды документов)
• в сети Интернет, включая доменные имена, определяющие уникальный «адрес» сайта, а также для других способов переадресации

При этом отсутствие запрета со стороны правообладателя не считается его согласием (разрешением).

Толкование исключительных прав

Широкий круг применения товарных знаков, описанный выше, часто истолковывается правообладателями как полный запрет на их упоминание третьими лицами. Это является неправильным пониманием норм материального права. Все вышеперечисленные способы использования торговой марки действуют только в отношении индивидуализации (различения, разграничения) товаров и услуг, однородных в группах классификатора МКТУ.

Так, если чужое обозначение упоминается в общеупотребительном значении, в печатных публикациях или устной речи и при этом не применяется для производства или реализации товаров/услуг, в отношении которых оно было зарегистрировано, то это не является нарушением. Данная уточненная концепция закреплена в п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 («О применении IV части ГК РФ»).

Упоминание чужой торговой марки на Интернет-ресурсе, владелец которого занимается реализацией однородной продукции, также не относится к нарушениям, если отсутствует риск смешения обозначений.

Так как в отечественном законодательстве отсутствуют четкие нормы, разрешающие свободное использование торговых марок, то основные подходы к толкованию юридических норм можно определить только по предшествующей судебной практике. Наиболее яркие и показательные прецеденты описаны далее.

Международная практика: США

Американские законодатели одними из первых ввели правовую доктрину о добросовестном использовании товарного знака, которая описывает ограничения исключительного права. Обозначение может применяться без разрешения правообладателя в 2 основных целях: в описательном (или «традиционном») значении или номинативно – для отсылки потребителей к владельцу данного знака и его продукции. Последняя категория появилась в судебной практике относительно недавно – в 1992 г.

Свободное использование торговой марки допускается при соблюдении определенных условий:

в описательном значении:

• применяемое слово (или изобразительный элемент) не служит для индивидуализации товаров/услуг
• нет смешения однородной продукции (при этом бремя доказывания данного факта возлагается на ответчика)
• обозначение используется добросовестно, то есть служит характеристикой продукции, а не в качестве товарного знака

номинативно:

• если невозможно однозначно идентифицировать товар/услугу, производимый под зарегистрированной торговой маркой, без ее непосредственного упоминания
• у потребителей не возникает впечатление о наличии связи лица, использующего чужой товарный знак, и его правообладателя (спонсорство, дилерство, дистрибьюторство и другие виды торговых взаимоотношений)
• обозначение используется в минимальном объеме, необходимом для идентификации товаров/услуг

В ходе судебных разбирательств в США учитываются несколько факторов, которые одновременно являются критериями многоступенчатой оценки:

• различительная способность обозначений, используемых обоими производителями
• однородность товарных групп истца и ответчика, которая может привести к ошибочным ассоциациям у потребителя
• сходство товарных знаков ответчика и истца (возможность недобросовестного использования)
• смешение товарных знаков истца и ответчика, которое вводит потребителя в заблуждение (этот фактор проверяется на 3 уровнях – зрительном, звуковом и смысловом)
• степень сходства маркетинговых каналов, по которым происходит движение товара от производителя к потребителю
• качество товаров и репутация компаний на рынке
• добросовестность использования зарегистрированной торговой марки
• вероятность расширения продуктовой линейки и возникновения смешения обозначений истца и ответчика

Страны Европейского союза

В законодательстве стран-участниц Евросоюза имеются аналогичные формулировки, касающиеся ограничений исключительных прав на торговые марки. Так, согласно положениям Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2015/2436 от 16.12.2015 г. («О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков»), а также регламента ЕС по торговым маркам (EUTMR) 2015/242, владелец обозначения не должен ограничивать его использование в следующих случаях:

• если третья сторона является физическим лицом
• если обозначение применяется для описания вида, качества, количества, функционального назначения, ценности, места происхождения товара/услуг, времени производства или других характеристик
• если обозначение необходимо для идентификации сходных товаров/услуг (например, комплектующих узлов или запасных частей в автосервисе)
• если торговая марка применяется для художественного выражения

Использование обозначения в общеупотребительном значении

Наглядным примером судебного прецедента о допустимом использовании товарного знака в общеупотребительном значении служит дело комбината кондитерских изделий «ДОБРЫНИНСКИЙ». Руководство этой организации в 2018 г. подало судебный иск к ООО «ДАРЬЯ-СТ» о возмещении ущерба за нарушение исключительных прав на свой товарный знак, широко известный в Московской области. Он был размещен на сайте торгово-развлекательного центра «Браво!» в нескольких рубриках.

Суд признал, что упоминание товарного знака «Добрынинский» носит лишь информационный характер, на основании которого потребитель может сделать вывод о наличии продукции данного производителя в торговом центре. Производство и продажа контрафактной продукции не осуществляется, поэтому иск был отклонен. Впоследствии правообладатель подал апелляционные жалобы, но данное решение было подтверждено постановлением Суда по интеллектуальным правам.

Контекстная реклама и ключевые слова в интернете

Контекстная реклама – это объявления, которые показываются пользователям в зависимости от контекста интернет-страницы. Все поисковые сервисы используют возможности такой рекламы в качестве источника прибыли, при этом обычно применяется принцип ключевых слов. Он позволяет с большой степенью вероятности получить отклик со стороны потребителей.

Однако ни ключевые слова, ни html-код не являются способами адресации в сети Интернет. В этом случае судебные решения могут опираться на антимонопольное законодательство и понятие недобросовестной конкуренции.

Так, в 2008 г. рассматривался иск со стороны ЗАО «НПО «Инженеры электросвязи». Причиной возбуждения судебного производства стало то, что при вводе обозначения «ExPro» в поисковую строку Rambler в результатах поиска возникала ссылка на сайт конкурирующей компании (www.str-telekom.ru). Арбитражным и апелляционным судами иск был отклонен на основании того, что применение товарного знака «ExPro» в HTML коде сайта www.str-telekom.ru не является способом адресации, а также не используется ответчиком.

Кассационная инстанция направила это дело на повторное рассмотрение. В результате после двухлетнего судебного спора суд подтвердил, что использование товарного знака в html-коде не относится к методам адресации, однако в данном случае возникает возможность смешения однородных товаров производителей. Поэтому действия ЗАО «СТР» все же были признаны неправомерными.

Противоположное решение принято по делу № А40-164436/2012, возбужденному по иску от ООО «КМ-Элит» в отношении товарного знака «Мадам Му» (производство молочных и мясных продуктов). Претензии ООО «КМ-Элит» были предъявлены ООО «Яндекс» и «Google». Они заключались в том, что истец обвинял руководство этих компаний в незаконном применении зарегистрированного обозначения в виде ключевого слова. Иск отклонен арбитражным и апелляционным судами, так как использование данной торговой марки не направлено на индивидуализацию товаров или услуг. Ключевые слова в этом случае не являются частью рекламного объявления, не приводят к переадресации и смешению однородной продукции в сознании потребителя.

Таким образом, в отношении контекстной рекламы и ключевых слов доказательства обоих сторон учитываются в совокупности в каждом конкретном случае.

Сравнительная реклама

Сравнительная реклама относится к одной из разновидностей номинативного использования торговой марки. При этом производится сопоставление собственного товара производителя с другим путем прямого указания на чужой товарный знак. Так как в большинстве случаев данный прием применяется для того, чтобы подчеркнуть достоинства или какие-либо характеристики продукции, то тенденции разрешения конфликтов в судебном порядке могут быть неоднозначными.

Сравнительная реклама в мировой юридической практике является допустимой до тех пор, пока она не наносит вред деловой репутации правообладателя товарного знака (понятие «добросовестной» рекламы), с которым производится сопоставление. Однако эта грань довольно тонка.

Так, одним из самых ярких примеров может служить рекламная война гигантов автомобильной промышленности – концернов «BMW», «Mercedes» и «Audi». В течение многих лет в рекламных материалах они указывают на достоинства своей продукции, используя товарные знаки конкурентов. Начиная с 90-х гг. XX в. эти автогиганты высмеивают друг друга в брендах.

В российской юридической практике количество подобных прецедентов ограничено. Согласно п. 7 ч. 3 ст. 5 «Закона о рекламе» распространение информации, содержащей не соответствующие сведения, приравнивается к недостоверной рекламе. Также действуют положения антимонопольного законодательства (ст. 14.1-14.3 ФЗ «О защите конкуренции»), при которых не допускается использование чужих товарных знаков в следующих случаях:

• если при этом дискредитируется деятельность конкурента (предоставление ложных, неполных, искаженных сведений)
• если рекламные материалы вводят в заблуждение потребителей и третьих лиц
• если производится некорректное сравнение, применяются эпитеты «лучший», «самый», «первый»
• если осуществляется сравнение без указания конкретных параметров, или с применением незначительных, несопоставимых критериев

Однако имеются и положительные решения суда в отношении применения сравнительной рекламы. Так, в 2010 г. Арбитражным судом г. Москвы (дело № А40-108056/2010) отклонен иск от ОАО «Фармстандарт» к американской фармацевтической компании «Pfizer International LLC». Последняя разместила в своих рекламных материалах таблицу, в которой производимое ею лекарство Дифлюкан сравнивалось с аналогичным по фармакологическому действию средством Флюкостат отечественного производства. Отказ в удовлетворении исковых требований был обоснован тем, что ответчик рекламировал свой товар, а не использовал товарный знак «Фармстандарта». Упоминание обозначения «Флюкостат» было направлено только для сопоставления с характеристиками других лекарственных средств.

В США сравнительная реклама поощряется, так как считается, что она способствует улучшению продукции и внедрению инноваций. Также она дает потребителям важную информацию о преимуществах товара. Однако она не должна вводить в заблуждение и применяется только в целях сравнения. Правовая позиция в России формируется по аналогичному пути – чужой товарный знак не должен быть направлен на индивидуализацию объекта рекламы и вызывать ассоциации связей с правообладателем конкурентного обозначения.

Интернет-магазины

Свободное использование торговых марок допускается в интернет-магазинах и на других онлайн торговых площадках. При этом должны соблюдаться следующие требования:

• товары правомерно введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ)
• не нарушаются положения законодательства о рекламе
• деятельность владельца сайта не связана с товарами или услугами правообладателя товарного знака (не является однородной), то есть не возникает риск смешения
• потребитель не вводится в заблуждение по поводу взаимоотношений между производителем и рекламодателем

Если товар приобретен у посредника, не обладающего статусом официального дилера, то в договоре необходимо указать условие о том, что продавец гарантирует согласие изготовителя на продажу. В противном случае он будет обязан компенсировать возможные судебные издержки, штрафы и другие санкции. Такая мера поможет в определенной степени защитить бизнес.

Не будет также нарушением, если сервисная организация осуществляет ремонт продукции, легально запущенной на территории России, и при этом использует товарный знак производителя на своем сайте. В данном случае необходимо указать, что сама фирма не выпускает оборудование, а только проводит его обслуживание.

Показательным примером служит постановление суда по делу № А40-92046/10-15-772 в 2011 г., которое было возбуждено по иску от ООО «Л’Окситан Рус» к владельцам нескольких интернет-магазинов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию с товарным знаком «L’OCCITANE» без разрешения его правообладателя. Так как ответчики не предоставили доказательства легального происхождения продукции и намерений закупать ее у непосредственного производителя, то судом было принято решение взыскать компенсацию с каждого нарушителя в размере 50 тысяч рублей.

Исключением является приобретение товара за границей физическим лицом с целью личного пользования. При его последующей перепродаже на территории России согласие правообладателя не требуется.

Пародирование товарного знака

Основными критериями, определяющими возможность использования чужого товарного знака в данном случае являются:

• обязательно должен присутствовать комический эффект, а не просто имитация обозначения
• пародия должна быть достаточно сильной, чтобы отсутствовал риск введения потребителя в заблуждение относительно оригинального товарного знака
• отсутствует риск размывания, ослабления чужой товарной марки
• нет подоплеки, порочащей репутацию правообладателя

В качестве примера из зарубежной судебной практики можно привести пародию на товарный знак «Dom Perignon», зарегистрированного в отношении алкогольных напитков и применяющегося правообладателем на бутылках для шампанского. Ответчик использовал пародию «Champop» с целью маркировки упаковки для попкорна, имеющей форму бутылки из-под шампанского. Правообладатель предоставил суду данные соцопроса, показывающие, что в сознании потребителей производитель попкорна получил разрешение на использование обозначения «Dom Perignon». Однако фактически этого не было. Поэтому суд решил дело в пользу правообладателя и признал пародию недостаточно сильной.

Другим ярким случаем служит широко известный сингл «Barbie girl» скандинавской музыкальной группы «Aqua». Американская компания «Mattel Inc.», производитель кукол Barbie, обратилась в суд с иском о незаконном использовании своего товарного знака. Однако суд признал эту музыкальную композицию пародией и отказал в удовлетворении исковых требований.

В России решение судов по аналогичным вопросам в первую очередь выносится с учетом 2 факторов: введение потребителя в заблуждение и риск смешения обозначений при индивидуализации однородных товаров/услуг. Так, были удовлетворены претензии от правообладателей в отношении неправомерности выпуска портативных газовых плиток «Газпромчик» от юристов энергетической компании «Газпром», а также деятельности кафе «Сбербар» под слоганом «Еда рядом!» (пародия на «Сбербанк» и его рекламный лозунг «Всегда рядом!») от руководства «Сбербанка».

В российском законодательстве в настоящее время отсутствует нормативное определение пародии. Опыт судебного решения в пользу ответчиков имеется только в области авторского права – при создании произведений в литературном и музыкальном жанре.

Свободное упоминание торговой марки в России

Если суммировать вышеизложенное, то зарегистрированные обозначения могут использоваться третьими лицами в следующих случаях:

• при упоминании в новостях, информационных статьях, комментариях, интервью и других случаях, не связанных с маркировкой товаров и извлечением прибыли
• при применении на сайтах торговых центров, интернет-магазинов для информирования аудитории, а не для увеличения продаж других товаров
• при отсутствии ущемления интересов конкурентов и получения преимуществ на рынке (отсутствие нарушений антимонопольного законодательства и добросовестной конкуренции)

Несмотря на более формальный подход российских судов по сравнению с зарубежными, они довольно часто принимают сторону ответчиков, если последние приводят обоснование необходимости добросовестного использования чужих товарных знаков. При этом главным аргументом в их пользу является отсутствие связи с индивидуализацией собственной продукции/услуг. Правообладателям, со своей стороны, необходимо более строго следить за использованием своих товарных знаков в сети Интернет и различать нарушения, подлежащие оспариванию. Специалисты патентного бюро «Защитовед» оказывают услуги как по мониторингу зарегистрированных обозначений, так и по оценке их неправомерного применения.