Защита товарного знака, бренда и патента. Судебная и досудебная практика

Результаты интеллектуального труда являются наиболее ценным продуктом деятельности человека. Предметы и объекты такой деятельности, прошедшие официальную регистрацию в ФГБУ ФИПС (Роспатент), становятся  интеллектуальной собственностью правообладателя и могут приносить ему значительный доход. К наиболее распространенным объектам патентования относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Для динамично развивающейся компании важнейшим правовым аспектом является регистрации своих средств индивидуализации в виде товарных знаков.

Что дает владельцу патент или свидетельство на товарный знак?

Патентные охранные документы наделяют владельцев монопольными правами в юридической и финансовой сферах, а именно:

  • правообладатель патентов или товарных знаков получает исключительное право на зарегистрированный объект интеллектуальной собственности, без его разрешения никто не сможет использовать его технические разработки, бренды или торговые марки
  • документы, зарегистрированные в ФГБУ ФИПС (Роспатент), являются надежной защитой результатов интеллектуального труда, признаются в судебных инстанциях и охраняются Законодательством РФ
  • объект, прошедший государственную регистрацию, становится интеллектуальным капиталом, который можно включать в коммерческий оборот – поставить на баланс как нематериальный актив или включить в уставной капитал
  • права на патент или товарный знак владелец может продать по договору отчуждения, передать другому лицу по лицензионному соглашению или франшизе
  • патенты или товарные знаки обладают залоговой ценностью, могут использоваться для получения инвестиций или субсидий

Главная правовая ценность патентов и товарных знаков – это возможность владельцев отстаивать права на интеллектуальную собственность законными способами, при установлении случаев нарушений получать установленные виды компенсаций за причиненный ущерб. Законодательно предусмотрено несколько видов инстанций, рассматривающих и решающих спорные вопросы по интеллектуальным правам. К таким инстанциям относятся:

  • Суд по интеллектуальным правам (СИП)
  • Палата по патентным спорам (ППС)
  • Арбитражный суд

Читайте также: Куда обращаться, в СИП или ППС?


Защита в Суде по интеллектуальным правам

Развитие экономических отношений в сфере интеллектуальных прав стало основой для создания суда по интеллектуальным правам, имеющего специализированный статус. СИП разрешает спорные ситуации по двум схемам: как суд первой и кассационной инстанции или только как суд кассационной инстанции (в случаях, когда первой инстанцией были суды общей юрисдикции или Арбитражные суды).

К компетенции СИП относятся следующие вопросы:

  • споры между правообладателями интеллектуальной собственности
  • рассмотрение жалоб лиц, которые не согласны с ФГБУ ФИПС (Роспатент) по вопросам выдачи патентов или свидетельств на товарные знаки
  • споры об установлении патентообладателя
  • о досрочном прекращении охраны товарного знака по причине его неиспользования
  • споры о предоставлении или прекращении охраны для результатов интеллектуального труда (технических разработок или средств индивидуализации)

Специализированный суд находится в Москве и рассматривает дела только по месту своего расположения и в рамках своей компетенции. Отличительной особенностью делопроизводства СИП является то, что решение данной судебной инстанции вступает в силу сразу после момента его принятия.

Защита в Палате по патентным спорам

Палата по патентным спорам (или Коллегия Роспатента) является важнейшим подразделением ФИПС и рассматривает в административном порядке споры по объектам интеллектуальной собственности, в том числе по опротестованию экспертных заключений.

ППС рассматривает следующие спорные ситуации:

  • обжалование отказных решений о выдаче патентов или получения свидетельства на товарные знаки
  • оспаривание выдачи патентов или предоставления прав на товарные знаки третьим лицам
  • ситуации по отзыву патентов или прекращения действия выданных ранее патентов
  • обжалование результатов экспертизы
  • о признании обозначений общеизвестным знаками или против представления спорным знакам статуса общеизвестных
  • о прекращении охраны зарегистрированных обозначений в связи тем, что они стали общеупотребляемыми для определенных товаров/услуг

Защита в Арбитражном суде

Для пресечения действия нарушителей патентных прав и возмещения причиненного ущерба правообладатель может обратиться в Арбитражный суд, который рассматривает и выносит решения по следующим вопросам:

  • оспаривание сделок с объектами интеллектуальных прав, заключение и исполнение договоров отчуждения и лицензионных соглашений
  • запрет на незаконное использование объектов интеллектуальной собственности
  • возмещение убытков, причиненных действиями нарушителей, а также взыскание компенсаций за нарушения исключительных прав
  • решение доменных споров, правовая защита в сети Интернет
  • споры по вопросам, относящимся к административной ответственности

Иски о взыскании компенсаций за незаконное использование интеллектуальной собственности подаются в Арбитражный суд в том регионе, где зарегистрирован должник.

Аннулирование товарного знака

Государство не только обеспечивает охрану товарного знака, но и вправе снять защиту в случаях нарушения правовых норм.

Неиспользование товарного знака его владельцем в течение трех лет чаще всего позволяет аннулировать зарегистрированное обозначение. В прекращении охраны могут быть заинтересованы лица, желающие получить регистрацию на свой товарный знак, который противопоставляется экспертизой как сходный с уже действующим. В некоторых ситуациях появляется объективная необходимость для защиты от претензий владельцев схожего товарного знака. В этом случае заинтересованное лицо подает иск с СИП о прекращении охраны товарного знака по неиспользованию.

Особенности и условия рассмотрения дела

Для истца:

  • Истец заявляет о неиспользовании обозначения владельцем с указанием периода (но не менее трех лет беспрерывно)
  • Истец должен доказать свою заинтересованность и возможность использования знака для однородных товаров/услуг (обосновать возможность выпуска и реализации товаров под такой маркой, наличие производства, лицензий и т.п.)

Для ответчика:

  • Ответчик должен представить доказательства использования зарегистрированного обозначения в указанный период, например, документы, подтверждающие производство, образцы изделий с нанесенной маркировкой,  прохождение товаров через таможню, сертификацию, выпуск продукции по лицензии под контролем правообладателя и т.п.
  • Ответчик должен подтвердить реальное намерение использовать спорный товарный знак подачей в Роспатент заявки на регистрацию сходного обозначения

Прекращение деятельности правообладателя – основание для ликвидации охраны товарного знака. В качестве владельца товарного знака может быть зарегистрировано лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, поэтому в случаях прекращения такой деятельности, зарегистрированные обозначения больше не обеспечиваются охраной. В этом случае вопрос решается в ППС по заявлению с представлением документов, подтверждающих ликвидацию организации или ИП. Доказательствами могут быть выписки из ЕГРЮЛ, решения судебных инстанций, официальные нормативные акты и т.д.

Товарный знак признается общеизвестным обозначением для определенных товаров/услуг. Вопрос о признании товарного знака общеизвестным с целью прекращения его охраны решается в ППС после подачи ходатайства и уплаты пошлины.

Признание злоупотреблений и недобросовестного ведения бизнеса (конкуренции), а также введение в заблуждение потребителей является основанием для прекращения охраны товарного знака на основании п.6 ст.1512 ГК РФ. Ходатайство о прекращении действия обозначения, использование которого заведомо приносит вред другому правообладателю, подается в ППС Роспатента и рассматривается в установленном порядке.

Защита товарного знака: направление запросов о блокировке, досудебная претензия, судебные иски

Правообладатель товарного знака имеет монопольное право на зарегистрированный знак, может отслеживать нарушения такого права и в дальнейшем привлечь нарушителя к ответу, в том числе, по суду. В соответствии с законом суды наделены правом решать споры, связанные с товарными знаками в следующих случаях:

  • нарушение исключительных прав владельца знака
  • неиспользование зарегистрированного обозначения более трех лет для заявленных в перечне товаров/услуг
  • иски, связанные с заключением и реализацией договоров отчуждения и лицензионных соглашений
  • оспаривание заключений антимонопольных служб о недобросовестной конкуренции приобретателей сходных знаков

Контроль за использованием товарного знака конкурентами входит в компетенцию правообладателя только в строго определенных законом случаях:

  • нанесение на товар, этикетку, упаковку при производстве, сбыте, в рекламе
  • использование в документации при включении продукции в оборот
  • использование знака при продаже товаров, в объявлениях, на вывесках, экспонировании на выставках и других рекламных акциях
  • использование обозначения в сети интернет, с том числе в доменных именах, дизайне веб-сайтов и т.д.

По всем перечисленным основаниям правообладатель может направить исковые заявления в суд с описанием установленных нарушений. Использование товарного знака другим лицом без цели получения какого-либо дохода не является нарушением прав и не может служить поводом для подачи иска в суд

Стоит рассмотреть два случая взаимодействия.

1. Если планируется доведение до суда

По правилам досудебного урегулирования споров, после выявления нарушителей исключительных прав, необходимо зафиксировать нарушение и установить владельцев сайтов посредством направления адвокатского запроса. Факт нарушения устанавливается при нотариальном освидетельствовании сайта нарушителя и контрольной закупки товаров, по результату которых готовится и направляется претензионное письмо.

Если с момента направления претензионного письма в течение 30 дней ответ не поступает и продолжается нарушение ваших исключительных прав, мы переходим к подготовке и направлению искового заявления и дальнейшему судебному делопроизводству.

2. Если судебное делопроизводство не планируется

В данном случае не используется нотариальное заверение, контрольная закупка и адвокатский запрос. Наша работа сводится к подготовке претензионных писем и направлению по электронной и физической почте хостинг провайдерам, регистраторам доменов, администраторам сайтов, владельцам доменов, а также в виде электронных запросов администрациям социальных сетей.

При таком алгоритме работы дальнейшее судебное делопроизводство не планируется. Данный вариант подходит для блокировки соцсетей, сайтов и предварительной рассылки писем нарушителям с односторонними требованиями об удалении информации или заключению лицензионного соглашения. Однако, хостинг-провайдеры и регистраторы доменов не всегда реагируют на подобные запросы. Ссылаясь на особенности существующего законодательства, они рекомендуют обращаться в Арбитражный суд либо Суд по интеллектуальным правам.

Расторжение и оспаривание договоров отчуждения и лицензионных соглашений

Изменение обстоятельств отношений между сторонами в период действия договоров приводят к необходимости преобразования или полного расторжения договорных соглашений. Досрочное прекращение действия лицензионных договоров регламентируется нормами гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». Расторжение договора по взаимному соглашению сторон достигается обычно без привлечения административных органов и является оптимальным вариантом решения спорных вопросов.

Но часто достичь обоюдного согласия сторонам не удается и приходится оспаривать договоры в судебном порядке по требованию одной из сторон. По закону основаниями для обращения в суд являются следующие обстоятельства:

  • существенное несоблюдение положений договора (п.2 ст.450 ГК РФ)
  • невыполнение обязательств, указанных в договоре (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ)
  • появление значительных изменений в обстоятельствах сделки (наличие таких обстоятельств на момент подписания договора, которые сделали бы соглашение невозможным) — ст.451 ГК РФ

Суд признает существенным нарушением положений договора одной из сторон, если другой стороне был нанесен такой ущерб, что она не получает значительную часть того, на что могла рассчитывать при подписании договора.

По договорам отчуждения интеллектуальных прав чаще всего конфликты решаются только в судебных инстанциях. Причинами для оспаривания сделки могут быть неправильно оформленные документы или распоряжение объектами собственности правоприобретателя с нарушениями, за пределами представленных полномочий.

Серьезным основанием для расторжения сделки купли/продажи является введение в заблуждение потребителей относительно изготовителя или его товаров и услуг (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Такие схемы отчуждения возникают, когда за отчуждавшем сохраняется сходное с обозначением фирменное наименование или новый владелец находится в другом географическом регионе, а в обозначении имеется указание на место изготовления или реализации товаров.

Мониторинг возможных нарушений для товарного знака и патента

Зарегистрированный товарный знак наделяет владельца монопольным правом, но отслеживание и выявление нарушений такого права, привлечение недобросовестных конкурентов к ответственности является обязанностью правообладателя. Эффективным способом установления фактов нарушения является мониторинг поданных заявок,  проведение полного информационного поиска и мониторинг нарушений в сети Интернет.

Кроме того, поисковые исследования позволяют выявить сходные с имеющимся обозначением знаки с более поздним приоритетом. В этом случае у владельца появляется законное основание для пресечения нарушения и подачи исковых материалов в суд.Оспаривание (опротестовывание охраны) товарного знака, отзыв заявки на регистрацию, возражение на регистрацию рассмотрены в отдельной статье — Оспаривание товарного знака, отзыв заявки на регистрацию, возражение на регистрацию

Для патентов наиболее эффективным способом, позволяющим не допускать возможные нарушения прав других владельцев интеллектуальных объектов, является поиск на патентную чистоту (патентный поиск). Такой вид поиска позволяет оценить правовые аспекты рассматриваемого технического решения, которые присутствуют сейчас либо могут возникнуть позже. В результате такой проверки устанавливается патентоспособность, новизна заявленного решения, объем прав по объекту и ближайшие аналоги в данной области науки и техники.

Досудебное урегулирование и подготовка к суду

Нарушения патентных прав по зарегистрированным объектам, в том числе в сфере договорных отношений, встречаются достаточно часто. Не всегда ситуации могут провоцироваться умышленными действиями оппонентов, а создаются по незнанию и должной оценки обстоятельств оппонентами. Конфликты между сторонами часто решаются посредством переписки, обменом уведомлениями и обсуждений за столом переговоров. Такой путь является самым оптимальным, прописан законодательно как досудебный порядок урегулирования и во многих случаях является обязательной процедурой перед подачей исков в суд.
Целью досудебного делопроизводства, инициируемого правообладателем, может быть:

  1. решение всего комплекса проблем по устранению нарушений прав, изъятию контрафакта и возмещению нанесенного правообладателю ущерба
  2. извещение нарушителя о выявленных фактах с целью добиться мирного решения конфликта, найти компромиссные решения

В зависимости от достигаемого результата различается порядок действия правообладателя. Полноценное делопроизводство по первому случаю включает следующий стандартный алгоритм действий:

  • проведение мониторинга нарушений
  • выявление основных нарушителей, их классификация:
    a) по видам и степени несоблюдения законов (объемы и частота нарушений)
    b) по субъектам правонарушений (юридические или физические лица, действуют сообща или поодиночке)
  • проведение сравнительного анализа и установление сходства товарного знака или патента правообладателя и виновника
  • подготовка документальной базы, подтверждающей факты нарушения
  • подготовка и направление нарушителю досудебной претензии
  • переход к судебному делопроизводству, если досудебное урегулирование не дало положительных результатов

В документальном подтверждении доказательной базы должны быть зафиксированы следующие факты:

  1. освидетельствование источника нарушения – точки продаж, сайта
  2. проведение контрольной закупки и получение образцов продукции, а также  подтверждающих документов (чеков, накладных и т.д.)
  3. проведение адвокатского запроса в отношении интернет-источников (фиксация факта подтверждения принадлежности интернет-ресурса оппоненту)

Во втором случае бывает достаточно просто подготовить и направить установленному нарушителю претензию с указанием данных о патенте или товарном знаке, объеме прав, принадлежавших владельцу. В претензии возможна ссылка на пункты и статьи Закона, которые нарушил оппонент, и изложены предлагаемые способов устранения нарушений и возможные юридические последствия. В случае прямого нарушения прав в отношении интернет-страницы, по контекстной рекламе можно направить копию претензионного уведомления в поисковые системы, хостеру и регистратору домена.

Судебное делопроизводство по патентному праву

В случаях, если оппонент не решает возникшую проблему правонарушений мирным путем, не отвечает на присланные уведомления и претензии или не согласен с предлагаемым порядком урегулирования конфликта, правообладатель может обратиться в суд с исковым заявлением, которое составляется исходя из цели, преследуемой заявителем.

Главные цели судебного делопроизводства:

  • возмещение ущерба, причиненного владельцу незаконными действиями, или взыскание компенсации
  • применение штрафных санкций к нарушителю
  • изъятие контрафактной продукции
  • официальная публикация о том, что ответчик признается нарушителем (снижение деловой репутации и имиджа компании)

В зависимости от направляемых исков устанавливаются пошлины за выполнение судебных действий.

Наиболее часто в судебном порядке рассматриваются споры по товарам, запатентованным в качестве изобретения или полезной модели. Шансы по урегулированию прав на овеществленный объект значительно выше, чем в эпизодах с использованием способов производства, методических разработок или рецептур вещества. В последних случаях установление фактов нарушения и сбор доказательной базы весьма проблематичен, получение решения суда затягивается.

В последнее время в судебной практике часто встречаются споры между доменным именем и товарным знаком. В результате решения спорных ситуаций между владельцем товарного знака и администратором домена в 80% случаев судом отдается приоритет правообладателю зарегистрированного знака, поскольку в данном случае судом признается нарушение исключительных прав по закону.

Исключительные права, получаемые владельцами интеллектуальной собственности, защищаются законодательно различными способами – административными, досудебным урегулированием и рассмотрением в судебных инстанциях. Правовой базой такой защиты является наличие зарегистрированного и действующего патента или свидетельства на средство индивидуализации.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...