Разработка и регистрация лицензионного договора на товарный знак в ФГБУ ФИПС (Роспатент)

Отчуждение — сторона А, не оставляя за собой никаких прав, все отдает стороне В на взаимовыгодных условиях.

Исключительная лицензия — сторона А дает только стороне В возможность пользоваться своим товарным знаком на взаимовыгодных условиях, при этом оставляет за собой право использовать свой товарный знак. Неисключительная лицензия — сторона А дает стороне В возможность пользоваться своим товарным знаком на взаимовыгодных условиях, при этом оставляет за собой право использовать свой товарный знак и выдавать еще лицензии сторонам С, D и т.д. Сублицензия — сторона А выдала стороне В лицензионное соглашение, и стороны договорились, что В также может выдавать такие соглашения другим сторонам. В случае, когда сторона В наделяет правами стороны С и D и т.д. — это означает, что сторона В выдает сублицензию.

Международный лицензионный договор – лицензионное соглашение в других странах, т.е. когда сторона А, обладая свидетельством в любой другой стране выдает лицензию стороне В, соблюдая законы этой страны. Может быть оформлен в национальном ведомстве страны или международном бюро ВОИС (WIPO).

На территории Российской Федерации правообладателями товарного знака могут являться юридические лица и ИП (ст. 1478 ГК РФ), таким образом, получить лицензию на российское физическое лицо невозможно. Данный запрет не распространяется на иностранные физические лица (нерезидентов) для которых возможна подача заявок на регистрацию товарного знака через патентных поверенных.

Лицензионный договор должен иметь стоимость, хотя бы самую минимальную. Безвозмездная передача лицензии не допускается.

При регистрации в ФГБУ ФИПС (Роспатент) или МБ ВОИС (WIPO) лицензии правоприобретатель (лицензиат) получает приложение к свидетельству на товарный знак, а также происходит добавление информации в открытые реестры на сайте Ведомства. Обратите внимание, что права считаются переданными не в момент заключения договора, а в момент регистрации в Ведомстве.

В лицензионном договоре отражается возможность (или ее отсутствие) лицензиата (правоприобретателя) выдавать сублицензии третьим лицам в рамках данных ему (лицензиату) прав от лицензиара (правообладателя). Если в договоре не предусмотрен подобный пункт, то выдача сублицензий возможна только с письменного согласия правообладателя. Ответственность за действия сублицензиата перед лицензиаром лежит на лицензиате.

Разновидностями простого лицензирования являются частичная и полная лицензия. Первый тип действует только на часть товаров и услуг, указанных в договоре, а второй – на весь перечень, указанный в договоре.

Да, это возможно, такой договор будет разновидностью лицензионного договора на товарный знак. Он называется «договор коммерческой концессии» и также подлежит регистрации в ФГБУ ФИПС (Роспатент).

Наибольшее распространение договоры концессии получили в франчайзинге, когда существует необходимость передачи не только прав на бренд, но также неких технологий и специфических знаний по франшизе.

Лицензионный договор не зарегистрированный в ФГБУ ФИПС (Роспатент) считается недействительным. В случае, если по незарегистрированному лицензионному договору производили оплаты, мы рекомендуем обратиться к специалистам нашего бюро — решение может быть разным в зависимости от сроков давности договора.

Для правильного ответа на ваш вопрос необходимо изучить договор, досрочное расторжение должно быть указано в одном из пунктов заключенного договора. В случае досрочного расторжения по согласию сторон, необходимо зарегистрировать дополнительное соглашение в ФГБУ ФИПС (Роспатент), если предстоит судебное разбирательство, то регистрация расторжения возможна только после получения постановления суда.

Если на ликвидированную сторону не наложены аресты, была выдана неисключительная лицензия и отсутствуют наследники, то непредполагается особых рисков.  Неудобным моментом является необходимость для бухгалтерии (юридического лица) в официальном закрытии договора, поскольку без расторжения договора возникает задолженность. В этом случае, можно в одностороннем порядке подать заявление о прекращении права в связи с ликвидацией стороны договора. Если же была выдана исключительная лицензия, то лицензиар не будет иметь возможности выдать новую, пока не расторгнет старую, даже с ликвидированной компанией.

Скорее всего, вы получили запрос экспертизы из отдела договоров. Ведомство настаивает, что необходимо внести изменения в свидетельство и в реестр товарных знаков, уведомив ФГБУ ФИПС (Роспатент) обо всех произошедших изменениях, после чего продолжить делопроизводство по регистрации лицензии.

Мы рекомендуем подать заявление, оплатить пошлины за внесение изменений, а также составить ответ на запрос и подать полный комплект документов в окно вторичной корреспонденции (либо электронно, через ЭЦП). Решение будет опубликовано не позднее, чем 2 месяца с момента подачи ответа в Ведомство.

Оптимальным выходом в данной ситуации будет заключение лицензионного договора.

Российское законодательство оберегает потребителя, коллективный знак накладывает массу ограничений на юр. лица в отношении их деятельности (такой товарный знак может принадлежать только объединению предприятий, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано), не говоря уже о том, что вы не сможете ни продлить ни сменить адрес (при переезде), без согласия двух сторон, что делает такой знак уязвимым.

В подпункте 1 пункта 1 статьи 1511 ГК РФ, а также во втором абзаце пункта 2 статьи 1511 ГК РФ объединение прямо называется правообладателем коллективного знака. Значит обладателем исключительного права на коллективный товарный знак будет объединение, а не входящие в него лица. То есть оказывать услуги/реализовывать товары сможет только объединение, а не каждое лицо самостоятельно!

Также следует уточнить о возможности такого знака в национальном иностранном законодательстве, поскольку, в соответствии со статьей 7.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, при этом пункт 2 указанной статьи предусматривает, что каждая страна сама определяет особые условия охраны коллективного знака.

Обращаем ваше внимание, что исключительная лицензия наделяет точно такими же правами лицензиата, как и правообладтеля. Можно также указать срок действия договора — на весь срок действия исключительного права на товарный знак.

Согласно ст.1232 ГК РФ обязательны к регистрации следующие изменения:

• наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки сторон договора
• предмет договора
• срок действия договора
• территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности
• предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации
• наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано
• возможность расторжения договора в одностороннем порядке

Согласно пункту 1 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Гражданского Кодекса Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Таким образом, правообладателю необходимо представить заявление, оформленное согласно Приложению № 1 к Административному регламенту, а также уплатить соответствующую пошлину п. 3.15.1. в размере 2 310 рублей, а также, в случае необходимости, представить иные документы, исчерпывающий перечень которых указан в пункте 18 Административного регламента.

Они перенесутся на нового правообладателя на тех же условиях. Такой «перенос» рекомендуется зафиксировать регистрацией дополнительного соглашения в Роспатент в соответствии с п.2 и п. 6 статьи 1232 ГК РФ.