Расторжение лицензионного договора

Одним из наиболее распространенных способов коммерциализации интеллектуальной собственности является заключение лицензионных соглашений.

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор заключается между двумя сторонами – один участник обладает исключительным правом на интеллектуальную собственность (лицензиар), а другой (лицензиат) – планирует использовать такое право в своей деятельности. Договор подтверждает факт передачи права на объект интеллектуальной собственности от правообладателя другому лицу, не лишая при этом прав самого правообладателя.

Понятие лицензионного договора, правила и порядок его заключения, особенности такого соглашения закреплены положениями в ст.1235 ГК РФ.

Лицензионные договоры относятся к документам гражданского права и фиксируют юридические соглашения между лицензиаром и лицензиатом, в том числе гарантийные обязательства, способы расчетов, условия выполнения соглашения и другие. Передача права на интеллектуальную собственность по лицензии выполняется в ограничительном объеме, основное право на объект – право собственности, сохраняется за правообладателем.

Стороны, заключающие лицензионные соглашения, приобретают новые возможности и преимущества – лицензиар получает дополнительные доходы, а лицензиат законное право распоряжаться интеллектуальной собственностью без существенных затрат на её создание и раскрутку. Виды лицензионных договоренностей определяются положениями ст.1236 ГК РФ.

Законом предусматриваются следующие категории лицензий – исключительные, неисключительные, сублицезионные и специальные. Категории отличаются объемом и условиями передаваемых прав, а также наличием отдельных особенностей. Лицензионные договоры на передачу прав по патентам заключаются между юридическими и физическими лицами, а в случаях сделок по средствам индивидуализации (товарным знакам и знакам обслуживания) – только между предпринимателями.

Основания и ситуации когда требуется расторжение договора по лицензии

Договорные соглашения по лицензиям перестают действовать в случаях, когда заканчивается срок действия договора или регистрации объекта договора. В период действия договора могут возникать ситуации, требующие досрочного расторжения заключенных соглашений.

Общие положения процедуры досрочного расторжения лицензионных соглашений определяются нормами, изложенными в гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». Добиться прекращения действия лицензионных договоров можно на основании положений, прописанных в самом договоре, или по решению суда.

Общими основаниями для расторжения договоров являются следующие причины:

  • соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ)
  • существенные нарушения пунктов договора (п.2 ст.450 ГК РФ)
  • отказ от исполнения обязательств по договору (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ)
  • возникновение существенных изменений обстоятельств сделки (ст.451 ГК РФ)

Классифицирование оснований для расторжения лицензионных договоренностей необходимо для выбора порядка проведения процедуры расторжения и правильного оформления всех документов.

Порядок расторжения лицензионного договора

Изменение положений договора или расторжение всех аспектов сделки оформляется документально в зависимости от возникших оснований по данному соглашению.

Расторжение договора по соглашению сторон

В случаях расторжения сделки при обоюдном соглашении сторон серьезных юридических проблем, как правило, не возникает. Причины и порядок такого расторжения обычно прописываются в одном из пунктов договора, сама процедура является простой и понятной. Расторжение признается состоявшимся при подписании участниками дополнительного соглашения или при обмене официальными письмами, в тексте которых излагается отсутствие заинтересованности сторон в продолжении действия договора, а также при последующей регистрации таких изменений в Роспатенте.

Одностороннее расторжение лицензионного договора

Порядок и детали расторжения договора по инициативе одной из сторон может быть подробно описан в одном из пунктов договора. В этом случае прекращение договора может осуществляться после направления инициатором уведомления другой стороне. Такая возможность отказа без объяснения причин, прописываемая в договоре, не обязательно связана с какими-либо нарушениями по пунктам договора, и является достаточной при уведомлении одной из сторон о прекращении договора.

а) По инициативе лицензиара

Чаще всего таким правом в договорах наделяется лицензиар, который в этом случае направляет лицензиату предупреждающее уведомление на ознакомление в течение 30 дней. Копия уведомления направляется в Роспатент для регистрации прекращения лицензионного соглашения.

По закону (п. 4 ст. 1237 ГК РФ) расторжение договора о лицензии допускается при одностороннем отказе со стороны лицензиара в случаях существенных нарушений выплат вознаграждений лицензиатом (по суммам и срокам исполнения). В такой ситуации лицензиар направляет лицензиату уведомление о прекращении договора, а также может потребовать возмещение причиненного ущерба от расторжения сделки.

Договорные обязательства прекращаются после 30-дневного срока получения уведомления лицензиатом, если он не выполнит все условия по выплатам. При этом право на односторонний отказ от договора лицензиар имеет независимо от длительности допущенной просрочки. В этом случае регистрация расторжения соглашения в Роспатенте  также производится по заявлению лицензиара с приложением копии уведомления, направленного лицензиату.

б) По инициативе лицензиата

Оснований для расторжения договора по инициативе у лицензиата значительно меньше, чем у лицензиара, если приобретателю прав не удалось прописать порядок такой договоренности документально. Право на односторонний отказ от договора лицензиат имеет в случаях сделки по ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ) – при разглашении секрета ноу-хау.

При заключении сделки новому приобретателю прав целесообразно прописать в договоре основания для одностороннего отказа, например:

  • несвоевременную передачу технических материалов, носителей произведений и т.д.
  • невозможность получения продукции соответствующего качества по переданной лицензиаром документации

Для лицензиата имеет смысл оговорить оплату за односторонний отказ по инициативе лицензиара. По закону это допускается, если участники заключают договор при  осуществлении ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В этих случаях разрешается установить конкретную сумму, которую лицензиар будет обязан выплатить лицензиату при условии одностороннего отказа. Для правообладателя в некоторых ситуациях оказывается более выгодным продолжение исполнения договора, чем выплата вознаграждения лицензиату.

Все остальные ситуации прекращения лицензий по инициативе лицензиата, не прописанные в договоре, решаются в судебном порядке.

Досрочное расторжение лицензионного договора

Если в соглашении не прописан вариант расторжения по инициативе одной из сторон, добиваться прекращения договора можно только в судебной инстанции. Промежуточным этапом таких действий может быть процедура досудебного урегулирования спорных моментов и достижения обоюдного согласия о продолжении или прекращении договора.

При подаче исковых заявлений в суд потребуются доказательства фактов нарушения договора с указанием  обстоятельств того, что они были существенными.

Наиболее частыми нарушениями по лицензионным договорам являются:

  • превышение полученного по договору объема полномочий
  • нарушение пределов территории, прописанной в договоре на товарные знаки
  • не предусмотренная по договору передача прав на использование средств индивидуализации третьим лицам
  • преднамеренное уменьшение показателей по отчетности, направляемой правообладателю

Нарушения по договорным обязательствам, регулируемые судом, должны быть существенными. Под такую категорию нарушений подпадают действия, повлекшие причинение ущерба другой стороне, которая лишилась того, что планировала получить при заключении сделки.

Для подачи искового заявления необходимо привести документальное обоснование нарушений и выполнить расчет упущенной выгоды. Часто составить документы с приведением неоспоримых доказательств бывает затруднительно. Суды при решении спорных вопросов учитывают конкретно каждую спорную ситуацию.

Обоснование расторжения договора по причине существенного изменения обстоятельств (ст.451 ГК РФ) является достаточно сложным. В данном случае подразумеваются такие обстоятельства, которые привели к изменению условий на рынке настолько, что стороны никогда не заключили бы договор, если бы предвидели такое развитие событий. Однако такая неконкретность формулировки затрудняет применение данного положения в практическом использовании.

Обобщающая формулировка существенных нарушений и широкая трактовка термина дает возможности ответчику уклониться от своих обязательств, особенно, если стороны ведут деятельность в разных регионах. Поэтому в решении спорных вопросов такой сложности необходима не только консультация юриста-патентоведа, но и помощь в составлении документов и ведении дел в суде.

Нужно ли регистрировать расторжение договора в Роспатенте (ФИПС)

В случаях, если лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте, достигнутое соглашение о расторжении сделки по согласию сторон также регистрируется в ведомстве. Факт расторжения регистрируется после направления дополнительного соглашения или заявления с ходатайством о расторжении. Документы должны быть подписаны участниками соглашения с обеих сторон. В допсоглашениях стороны оговаривают дату прекращения договорных обязательств, порядок финальных взаиморасчетов, указывают на отсутствие взаимных претензий и т.д.

Расторжение договора по решению суда также регистрируется в Роспатенте, датой прекращения соглашения считается дата вступления в силу решения суда по данной спорной ситуации.

Допустимо ли внесудебное одностороннее расторжение договора?

Законом предусматриваются следующие случаи одностороннего расторжения договора без судебного разбирательства:

  • лицензиар имеет право прекратить исполнение договора в случаях нарушения лицензиатом обязательств по выплатам – срокам и суммам
  • лицензиату предоставлено право отказаться от выполнения договора по ноу-хау при утрате секретности объекта
  • в случаях возможности одностороннего отказа, прописанных в пунктах договора для каждой из сторон
  • в случаях соглашения стороны, получившей уведомление об одностороннем отказе от другого участника договора

Решение спорных вопросов на этапе досудебного разбирательства всегда имеет несомненные преимущества для участников – сохраняет деловую репутацию, экономит время и сокращает расходы сторон.

Судебный порядок расторжения договора

Судебные разбирательства спорных ситуаций относятся к сложным делам по гражданскому производству и выполняются в случаях, когда были исчерпаны все возможности решения проблем «мирным» путем. Судебному рассмотрению предшествует этап досудебного урегулирования спора. В этом случае истец направляет ответчику официальное письмо или уведомление с изложением сути претензии и предлагаемого способа урегулирования проблемы. Ответ, не устраивающий инициатора, или отсутствие любого ответа фиксируются документально и прилагаются к исковому заявлению в суд.

В исковом заявлении излагаются нарушения по лицензионному договору и обосновываются требования истца к ответчику. Судебное производство по таким делам ведется обычным порядком по гражданским спорам.

Как расторгнуть лицензионный договор на товарный знак?

Лицензионный договор по передаче прав на товарный знак может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или в соответствии с пунктами, прописанными в договоре при заключении сделки. Основаниями для прекращения договорных обязательств могут служить нарушения договора со стороны как правообладателя, так и правопреемника, например, нарушение обязательств по оплате, заключение сублицензионного договора без согласия лицензиара, выпуск продукции более низкого качества, чем у правообладателя и другие.

Лицензиар нарушает условия договора, если при выдаче исключительной лицензии продолжает передавать аналогичные права на данный товарный знак другим лицам. Решение о прекращение договора при нарушениях обязательств одной из сторон может быть достигнуто добровольно или в судебной инстанции. В обоих случаях расторжение подлежит регистрации в ФИПС (Роспатент).