Подача возражения или обращения на регистрацию товарного знака

Согласно существующей практике, возражение против регистрации заявки на товарный знак должно содержать аргументированные доводы для её отзыва. Ведомство обязано рассматривать любые поданные документы от заинтересованных сторон в процессе экспертизы по существу ФГБУ ФИПС (Роспатент).

Доказывание необходимости отзыва конкурентной заявки полностью лежит на составителе возражения: чем больше доводов он предоставит, тем больше запросов получит заявитель-оппонент в рамках уведомления о предварительном отказе в регистрации. Например, если вы считаете, что в чужой заявке используется ваше фирменное наименование или ваш логотип, необходимо показать длительность использования путем предоставления коммерческой информации по вашей деятельности предшествующей подаче заявки конкурента. Наши клиенты обычно предоставляют скриншоты социальных сетей и страниц сайтов, выписки из различных реестров, договора и накладные, дипломы выставок, отзывы непосредственных потребителей товаров и услуг, а также благодарности и грамоты.

Рекомендованный перечень документов:

• Сведения о позитивной динамике продаж; об объеме производства и реализации товаров, маркируемых заявленным обозначением, среднего числа потребителей – с помощью исследования объема рынка
• Сведения о положении изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики – на основе анализа доли рынка и сопоставления с другими лидерами
• Сведения о территориях реализации товаров, маркируемых заявленным обозначением
• Сведения о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров и услуг
• Сведения об объеме затрат на рекламу товаров и услуг
• Сведения о степени информированности потребителя о заявленном обозначении и производителе маркируемых им товаров и услуг, включая результаты социологических опросов; сведения о позитивной репутации товарного знака
• Сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркируемых заявленным обозначением
• Сведения об экспонировании на выставках Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркируемых заявленным обозначением
• Сведения об отсутствии размывания товарного знака – посредством анализа объемов продаж конкурентов, использующих аналогичные знаки

Возражение против регистрации заявки в качестве товарного знака подается непосредственно в национальное патентное ведомство —  ФГБУ ФИПС (Роспатент). Комплект документов может быть подан от любого заинтересованного лица или его представителя по доверенности, например, от патентного поверенного по товарным знакам.

Отправку корреспонденции для рассмотрения на этапе экспертизы по существу желательно осуществить в кратчайшие сроки по почте либо непосредственно в окошко первичного приема документов. В некоторых случаях возможна подача в электронном виде через сайт Ведомства.

В случае подачи заявки электронным образом поданное оппонентом возражение будет рассмотрено в рамках экспертизы по существу и в случае существенности доводов, аргументы из возражения будут присоединены к уведомлению о предварительном отказе в регистрации товарного знака. Данное уведомление придет в ваш личный кабинет, созданный по заявке, либо на электронную почту. Если подача заявки была произведена посредством подачи в окошко ФГБУ ФИПС (Роспатент) либо с помощью почтовой отправки, уведомление о предварительном отказе в регистрации придет вам на адрес для корреспонденции, указанный в поле (750) Адрес для переписки вашей заявки.

При получении уведомления о предварительном отказе Роспатент предоставит вам 6 (шесть) месяцев на подготовку мотивированного ответа, для которого может понадобиться сравнительный анализ или различительная документация, показывающая длительность использования вами фирменного обозначения. В случае превышения указанного срока и неответа Ведомство автоматически отзовёт вашу заявку с потерей Приоритета.

Одним из маркеров потери заинтересованности в регистрации является неуплата государственных пошлин (п.п. 2.1., 2.4.), игнорирование запросов формальной экспертизы, отсутствие ответа на уведомление экспертизы Роспатент по существу о предварительном отказе в регистрации товарного знака. В этом случае мы рекомендуем дождаться окончания срока экспертиз, автоматического отказа и отзыва заявки с потерей приоритета. После отзыва любое заинтересованное лицо может подать заявку на регистрацию товарного знака на свою фирму или ИП. 

Если стало известно о том, что заявитель более не заинтересован в регистрации товарного знака ему также можно предложить отчуждение (передачу исключительных прав) заявки. Для этого необходимо составить договор отчуждения, оплатить государственную пошлину 2.6.2. в размере 1 960 рублей, и подать заявление в ФГБУ ФИПС (Роспатент). Безвозмездная передача заявки невозможна, необходимо объявить стоимость в договоре — 1 000 рублей, 100 000 рублей и т.д. Отчуждение заявки новому правообладателю произойдет примерно через 30 рабочих дней со дня подачи заявления в Ведомство.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что не каждая заявка становится товарным знаком, иногда заявитель подает обозначение, которое невозможно зарегистрировать — коммерческая ценность такой заявки стремиться к нулю, т.к. по ней с большой долей вероятности придет отказ в регистрации. Прежде чем действовать, мы рекомендуем нашим клиентам сделать полную предварительную проверку, которая позволит увидеть все препятствия в виде поданных заявок, зарегистрированных знаков в однородных видах деятельности и проверить соответствие обозначения нормам ГК РФ ст. 1483.

Исключительные права на обозначения закрепляются в случае выдачи положительного решения о регистрации товарного знака в ФГБУ ФИПС (Роспатент), назначении номера в реестре товарных знаков и печати свидетельства. Поданная заявка означает, что знак еще находится на экспертизе, права на обозначение не подтверждены и, следовательно, нет существенных оснований для удовлетворения досудебной претензии либо судебного иска.

Более того, получивший подобную претензию контрагент может подать возражение на регистрацию знака (отозвать заявку), тем самым уменьшить риски дальнейших прений. Поэтому мы не рекомендуем нашим клиентам отправлять досудебные претензии не имея оснований в виде успешно завершенной регистрации товарного знака.

В случае, если лицо, направившее возражение в ФГБУ ФИПС (Роспатент) урегулировало вопрос с оппонентом в досудебном порядке и оснований для возражения более нет, мы рекомендуем нашим клиентам предоставить в Ведомство письмо-согласие и двустороннее соглашение с условиями договоренности.