Аннулирование, досрочное прекращение охраны товарного знака

Консультация и определение стратегии Патентным поверенным
Подача возражения против действующего знака — 85 000 рублей

Прекращение правовой охраны товарного знака

Охрана товарного знака, прошедшего все этапы экспертизы в ФГБУ ФИПС (Роспатент) и получившего регистрацию может быть прекращена, и действие знака аннулировано в отношении всех товаров и услуг или только для их части. Для аннулирования необходимо предоставить аргументированные доводы и обратиться в Палату по решению патентных споров (ППС).

Поскольку товарный знак служит для индивидуализации конкретных товаров/услуг, основным условием его действия является использование в производстве и реализации продукции с его маркировкой, либо оказание услуг. При столкновении интересов нескольких предпринимателей в применении товарного знака решается вопрос о его защите или аннулировании зарегистрированного обозначения Роспатентом, либо по решению суда.

Любое лицо, заявляющее о прекращении охраны товарного знака, должно доказать свою заинтересованность и обосновать перспективу использования обозначения в своей деятельности. Судом признаются намерения использовать товарный знак, если инициатор приведет следующие доказательства: заявитель реализует или выпускает продукцию, однородную с той, в отношении которой зарегистрирован знак либо реальное намерение по использованию спорного товарного знака подтверждается подачей в Роспатент документов на регистрацию сходного до степени смешения обозначения.

Причины прекращения действия товарного знака

Закончился срок действия товарного знака

Правообладатель оформил отказ от товарного знака

Товарный знак не используется в течение трех лет

Правообладатель закрыл фирму

Установлен более ранний схожий товарный знак

Обнаружены факты введения потребителей в заблуждение

Инициаторы процедуры аннулирования товарного знака

Инициировать досрочное прекращение правовой охраны товарного знака может правообладатель товарного знака или любое лицо, предоставившее доказательства законной заинтересованности в приобретении прав на данное обозначение:

Правообладатель может прекратить правовую охрану принадлежащего ему знака, направив в Роспатент заявление с ходатайством о досрочном прекращении действия товарного знака. На основании поступившего заявления патентная служба выносит решение о прекращении действия зарегистрированного обозначения.
В случае столкновения интересов сходных товарных знаков инициатором выступает правообладатель, имеющий знак с более ранним приоритетом.
Неиспользование товарного знака более трех лет, отнесение обозначения к общепринятому термину, прекращение деятельности предпринимателя – в этих случаях заявителями выступают любые заинтересованные предприниматели.

Этапы и порядок прекращения правовой охраны

Правовая основа и механизм досрочного прекращения действия товарного знака изложены в ст. 1486 ГК РФ. Для инициации процедуры аннулирования зарегистрированного товарного знака заинтересованным лицом направляются заявления в службы Роспатента (Палату по патентным спорам), а также уплачиваются пошлины:

Прекращение предпринимательской деятельности, ликвидация компании — уплачивается государственный сбор в размере 5 000 рублей (п. 2.33.). К документу прилагается доказательство о ликвидации организации или индивидуального предпринимателя, основаниями могут быть выписка из ЕГРЮЛ, решения суда, нормативные акты
Признание товарного знака общеизвестным обозначением для определенного вида товаров — пошлина составляет 16 000 рублей (п. 2.31.)
Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в случаях злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции действий владельца знака — 7 000 рублей (п. 2.28.9.)
Ходатайство против предоставления охраны товарному знаку подается при обнаружении тождественных или сходных до степени смешения зарегистрированных обозначений — 13 500 рублей (п. 2.28.4.)

Роспатент уведомляет правообладателя о поступлении заявлений в отношении принадлежащих ему знаков посредством почтового отправления на адреса Правообладателя, согласно реестру Роспатент. Результаты рассмотрения и решение о прекращении действия знака вносятся в реестр и публикуются в открытых бюллетенях.

Инициирование процедуры ликвидации товарного знака по причине неиспользования зарегистрированного знака в течение трех лет производится в судебном порядке после обязательного досудебного урегулирования спора посредством официальной переписки заинтересованного лица и Правообладателя. Исковое заявление направляется в Суд по интеллектуальным правам. Истец должен представить веские основания в своей заинтересованности в использовании знака, провести известные ему сведения о неиспользовании знака владельцем или факты, приводящие к заблуждению потребителей.

Правообладатель зарегистрированного знака должен представить доказательства его использования. Решения судебной инстанции может быть обжаловано подачей кассационной жалобы в Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Дополнительная информация по теме аннулирования товарного знака

Если конкурент не использует свой товарный знак, можно его аннулировать?

Необходимо обратиться с иском в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Вместе с исковым заявлением требуется представить весомые доказательства вашей заинтересованности в использовании знака, доказать, что вы готовы применять обозначение в соответствии с его назначением. Доказательствами служит не одно, а несколько взаимосвязанных обоснований, имеющих документальное подтверждение. Параллельно требуется представить документальное обоснование о том, что правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет.

Мой знак хотят аннулировать, что делать?

Мы рекомендуем определить, на каком основании инициируется процедура аннулирования и в какой инстанции – в Палате по патентным спорам Роспатента (ППС) или в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Собрать документы, подтверждающие вашу правоту. К таким материалам относятся доказательства использования вами товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по МКТУ, отсутствия фактов незаконного использования или недобросовестной конкуренции с вашей стороны и др.

Как аннулировать товарный знак, если юридическое лицо закрылось?

Для аннулирования знака в связи с ликвидацией фирмы необходимо подать возражение в Ведомство. Прекратить действие товарного знака и убрать его из реестра зарегистрированных товарных знаков, в связи с тем, что юридическое лицо правообладателя больше не существует может любое заинтересованное лицо. Обращение происходит по основаниям изложенным в п. 4 ст. 1514 ГК РФ — в ФГБУ ФИПС (Роспатент), а именно в Палату по решению патентных споров (ППС).

Аннулирование в связи с неиспользованием товарного знака происходит в Суде по интеллектуальным правам (СИП) см. выше.

Какие документы необходимо представить в Ведомство при аннулировании знака в качестве подтверждающих аргументов?

Аффидевиты. Было отмечено, что заявлениям представителей сторон уделяется меньше внимания, чем заявлениям третьих сторон. Таким образом, хотя такие показания имеют доказательную силу, они должны подтверждаться другими видами доказательств или независимыми источниками
Выдержки с веб-сайта. Полагаясь на такие доказательства, владельцы торговых марок должны предоставлять данные о посещаемости веб-сайта, количестве посещений и количестве заказов, сделанных через веб-сайт в течение соответствующего периода и территории. Тот факт, что знак был отображен на соответствующем веб-сайте, не является достаточным для доказательства использования торговой марки
Рекламные материалы. Доказательства рекламы должны включать информацию о тираже, целевой аудитории таких материалов и о том, привела ли такая реклама к фактическим продажам (например, сколько продуктов с использованием показанной упаковки было предложено для продажи)
Коммерческие данные. Владельцы торговых марок должны предоставить подтверждение транзакций (онлайн или в физических точках) и данные о том, как долго товары/услуги предлагались в отношении определенного канала продаж

Какие основные статьи кодекса используются для споров?

Для споров используются статьи 1248, 1500, 1501,1512, 1513 Гражданского кодекса РФ.

Можно подать возражение дистанционно? Где узнать время и дату заседания? В течение какого срока может быть обжаловано решение?

Онлайн подача возражения происходит через электронную форму доступную на сайте Ведомства по ссылке. ФГБУ ФИПС (Роспатент) в лице Палаты по решению патентных споров (ППС) назначает дату и время заседания в зависимости от загрузки отдела, как правило от 30 до 90 дней. Стороны извещаются о назначенном заседании посредством почтового отправления, также делается соответствующая публикация в расписании ППС на сайте Ведомства.

Официальная ссылка на расписание ППС

Согласно ст. 198 АПК РФ, решение может быть обжаловано в суде в течение 3 месяцев с даты его вынесения.

Как избежать прекращения действия товарного знака?

Чтобы избежать прекращения действия товарного знака в результате окончания срока его действия необходимо вовремя продлить охрану знака, подав заявление в Роспатент и уплатив государственную пошлину п. 2.22. в размере 14 000 рублей (плюс 700 рублей за каждый класс МКТУ выше 5).

Стоимость отзыва заявки и аннулирование товарного знака

Обращение против заявки

40 000 рублей

Анализ заявки и материалов клиента

Подготовка аргументации для отзыва

Подготовка текста обращения

Подача в ФГБУ ФИПС (Роспатент)

Срок подготовки документов — 10 дней

Оставить заявку

Возражение против знака

85 000 рублей

Консультация Патентного поверенного

Разработка стратегии и текста возражения

Подача в ППС

Представительство в Коллегии

Срок подготовки и подачи — 10 дней

Оставить заявку

Защита от досрочного аннулирования товарного знака

При судебном рассмотрении взвешиваются интересы заявителя и правообладателя, предпочтение отдается субъекту, который, по мнению суда, будет использовать товарный знак по его назначению. Чтобы не допустить аннулирования товарного знака правообладатель должен представить документальное подтверждение и доказательства его использования в отношении всех товаров/услуг, перечисленных в ранее заявленных классах МКТУ, а именно:

производство и реализация продукции с нанесением знака в виде маркировки

наличие лицензионных договоров и выпуск товаров под контролем лицензиара

поставка товаров за рубеж с внесением в таможенные реестры сведений о знаке

Другой возможностью избежать аннулирования товарного знака является доказательство неиспользования знака его обладателем по независящим причинам объективного характера, к которым могут быть отнесены процедуры банкротства в отношении правообладателя либо административные препятствия при внедрении продукции (получение различных разрешений от ведомственных органов).

Профессионализм и знания юридических норм, опыт рассмотрения судебных споров позволяет разрешить конфликт об аннулировании товарного знака, как в интересах лица, требующего досрочного прекращения правовой защиты знака, так и в интересах владельца знака, отстаивающего свои права на собственность.