Главная > Товарные знаки > Предварительный отказ

Ответ на уведомление об отказе в регистрации товарного знака в ФГБУ ФИПС (Роспатент)

  • Подготовка ответа на все виды уведомлений и запросов экспертизы
  • Согласие с доводами экспертизы — 14 000 рублей
  • Мотивированный ответ на отказ в регистрации — 24 000 рублей
  • Срок подготовки — 3 рабочих дня
Бесплатная консультация

Что делать после получения Уведомления ФГБУ ФИПС (Роспатент)?

При прохождении экспертизы по существу по ранее поданной заявке на регистрацию товарного знака проверяется, прежде всего, само обозначение на уникальность. Это означает, что словесный и изобразительный элементы входящие в его состав не должны встречаться в других товарных знаках и заявках. Также экспертиза проверяет наличие общеизвестных слов и словосочетаний, которые могут указывать на вид деятельности или характеристики товара. Обозначение должно быть свободным и соответствовать существующим требованиям законодательства (см. ГК РФ 1483).

В ситуации, когда интересы нескольких лиц пересекаются, решением может быть разделение классов МКТУ — похожие товарные знаки могут принадлежать нескольким лицам, если товары и услуги различны. В Уведомлении эксперт может предложить ограничить классы МКТУ, либо отказаться от определенных видов товаров или услуг (подклассов МКТУ).

Если в заявляемом на регистрацию обозначении присутствуют элементы, которые по мнению экспертизы не могут быть товарным знаком, эксперт может предложить вывести определенное слово или словосочетание из-под охраны.

В ответ на предварительный отказ необходимо направить согласие с доводами экспертизы, либо предоставить мотивированное возражение. Иногда в таких случаях требуется провести сравнительный анализ заявленного и противопоставляемого обозначений или предоставить различительную документацию, подтверждающую принадлежность обозначения заявителю и длительность его использования.

Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (Предварительный отказ в регистрации)

В уведомлении уже содержится ответ

Экспертиза предлагает дискламировать определенные слова или ограничить классы МКТУ, таким образом, решение уже содержится в уведомлении.

 

Этот вид уведомлений можно оставить без ответа, по истечению срока (6 месяцев) экспертиза по существу направит решение о регистрации с учетом ранее изложенных доводов.

Требуется мотивированный ответ на уведомление

Эксперт приводит доводы, почему обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и направляет их в уведомлении.

 

Заявителю предоставляется возможность привести свои доводы в ответном письме. Далее, экспертиза по существу выносит решение с учетом рассмотрения доводов заявителя.

Стоимость подготовки ответа на уведомление

Согласие с доводами экспертизы
14 000 рублей
Срок выполнения — 3 дня
Согласование ответа
Подготовка и подача комплекта документов
Контроль делопроизводства до решения
 
 
Мотивированный ответ на отказ
24 000 рублей
Срок выполнения — 5 дней
Разработка и согласование стратегии ответа
Сравнительный анализ
Обоснование различительной способности
Подготовка и подача комплекта документов
Контроль делопроизводства до решения

Глоссарий

Сравнительный анализ – документ, где указываются характеристики двух знаков, их сходства, различия и дается заключение. Документ составляется по правилам, утвержденным регламентом Ведомства и может быть подписан самим заявителем, патентоведом, патентным поверенным или судебным экспертом.

Мотивированный ответ может строиться на выводах сравнительного анализа или на иной стратегии, например, на письме-согласии или различительной документации. Переписка с Ведомством – творческий процесс, основанный на глубоком знании законодательства и текущей судебной практики.

Письмо-согласие на регистрацию товарного знака – документ, содержащий информацию о стороне А (дающей согласие) и стороне Б (получающей согласие), знаке и условиях. Применяется, когда в уведомлении об отказе экспертиза противопоставляет знаки других правообладателей.

Различительная документация — это различные дополнительные материалы, касающиеся длительности и широты деятельности, позволяющие оспорить мнение экспертизы, в частности:

  • Сведения о позитивной динамике продаж; об объеме производства и реализации товаров, маркируемых заявленным обозначением, среднего числа потребителей – с помощью исследования объема рынка
  • Сведения о положении изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики – на основе анализа доли рынка и сопоставления с другими лидерами
  • Сведения о территориях реализации товаров, маркируемых заявленным обозначением
  • Сведения о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров и услуг
  • Сведения об объеме затрат на рекламу товаров и услуг
  • Сведения о степени информированности потребителя о заявленном обозначении и производителе маркируемых им товаров и услуг, включая результаты социологических опросов; сведения о позитивной репутации товарного знака
  • Сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркируемых заявленным обозначением
  • Сведения об экспонировании на выставках Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркируемых заявленным обозначением
  • Сведения об отсутствии размывания товарного знака – посредством анализа объемов продаж конкурентов, использующих аналогичные знаки

Такие сведения подтверждают копии свидетельства о регистрации, лицензий, договоров, страниц журналов и т.п. Обратите внимание, что данный перечень не является исчерпывающим, возможно, понадобятся еще какие-либо дополнительные материалы.

Часто задаваемые вопросы

Какие бывают уведомления от экспертов Роспатента?

Условно можно выделить основные группы сообщений из Роспатента:

  • информационные, не требующие ответа
  • письма об отсутствии или неправильно уплаченной пошлине
  • запросы на представление недостающих документов или сведений
  • уведомления о замечаниях и возражениях эксперта по существу
  • положительные решения
  • предварительные и окончательные отказы

Каждый пункт подробно описан в нашем блоге: Виды уведомлений от экспертов Роспатента

Сколько дается времени для ответа на предварительный отказ?

На предоставление ответа на уведомление заявителю дается полгода (6 месяцев), которые начинают исчисляться с момента составления уведомления. Дата находится в левом верхнем углу уведомления, будьте внимательны!

Нужна ли пошлина за направление ответа на уведомление?

Государственная пошлина за направление ответа и его приобщение к материалам заявки не требуется.

Почему моей заявке противопоставили иностранную компанию? Мы ведь в России.

Регистрация товарного знака в Роспатенте (ФГБУ ФИПС) дает право на территории Российской Федерации. Подавать заявки на товарные знаки могут российские юридические лица, индивидуальные предприниматели (см. ГК РФ 1478) и иностранные компании. Нерезиденты могут подавать заявки в Ведомство через патентных поверенных, либо по Мадридской системе. В вашем случае, скорее всего, иностранная компания начала использовать тождественный или сходный до степени смешения товарный знак раньше вас, либо их заявка имеет более ранний приоритет.

Я направил ответ, но хочу направить еще материалы, можно отправить их в след?

Как правило, ответ на уведомление должен содержать все доводы в одном письме. Пока эксперт не вынес решения по вашей заявке, можно направить дополнительные материалы. Отслеживать статус заявки можно в открытых реестрах на сайте ФИПС.

Сколько ждать решения после направления ответа на уведомление?

Как правило, эксперт выносит решение в течение месяца после получения ответа на уведомление.

Кто может подписать ответ на уведомление?

Ответ может направить и подписать заявитель, либо его представитель по доверенности. Для иностранных заявителей ответ на уведомление должен подписать и направить патентный поверенный из России.

Я не успеваю, можно ли продлить срок предоставления ответа?

Продлить ответ на Запрос экспертизы возможно только по веской причине, о которой следует сообщить в Ведомство, приведя доказательства. Продлить срок ответа на уведомление об отказе в регистрации невозможно, решение будет вынесено через 6 месяцев с момента составления уведомления.

Сколько раз может быть направлено уведомление и сколько раз можно дать ответ?

При принятии решения о необходимости привлечения юриста/эксперта по товарным знакам к подготовке мотивированного ответа на предварительный отказ следует учитывать, что ФИПС направляет уведомление (предварительный отказ) лишь единожды за всю регистрацию. При этом заявитель может дать ответ только один раз. Таким образом, при самостоятельной подготовке ответа, определенный риск кроется в неверном или неполном предоставлении доводов для ответа на корреспонденцию Роспатента. Это может привести к последующему отказу или вынесению решения в отношении неполного перечня заявляемых материалов. К сожалению, изменить или оспорить окончательный отказ невозможно.