Главная > Товарные знаки > Предварительный отказ

Получили уведомление об отказе в регистрации товарного знака?

  • Подготовка ответов на все виды уведомлений и запросов от экспертов  ФИПС (Роспатент)
  • Стоимость услуги «под ключ» — от 7 000 руб.
  • Срок подготовки ответов — от 1 дня (в зависимости от сложности)
Подготовка ответа на уведомление

Полное юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение в Роспатенте, ФАС и суде по вопросам интеллектуальной собственности

Подробные консультации опытных юристов

Доступно отвечаем на вопросы любой сложности даже после завершения срока договора

Мобильны и готовы к выезду

Приедем к вам в офис сегодня, чтобы защитить ваш бренд завтра

Уведомление, сравнительный анализ и мотивированный ответ

В ходе регистрации обозначения в качестве товарного знака переписка с ведомством (ФИПС, Роспатент) неизбежна. Заявитель может столкнуться с понятной формой запроса пошлины или уточнения каких-либо материалов, но может получиться и так, что Заявителю будет направлено Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, на профессиональном сленге называемое также «Предварительный отказ». Уведомление носит предупредительный характер, в большинстве случаев, если оставить его без ответа, последует Решение об отказе.

При принятии решения о необходимости привлечения юриста/экперта по товарным знакам к подготовке мотивированного ответа на Уведомление, следует учитывать, что ФИПС направляет Уведомление (предварительный отказ) лишь единожды за всю регистрацию, так же, как и Заявитель может дать только один ответ. Таким образом, при самостоятельной подготовке ответа, большой риск кроется в неверном или неполном предоставлении ответа Заявителя на корреспонденцию Ведомства. Такая ошибка становится фатальной, и последствия в виде последующего отказа или вынесения решения в отношении неполного перечня заявляемых материалов – уже изменить невозможно.

Мы выделяем три типа Уведомлений

В Уведомлении уже содержится ответ

Бывает Эксперт самостоятельно предлагает конкретное решение, например, дискламировать элемент, или ограничить позиции МКТУ.

Такое Уведомление можно оставить без ответа, тогда по истечению срока ответа, Эксперт приведет свое предложение в исполнение и направит Решение о регистрации.

Если же Заявитель не желает так долго ждать Решения, то эксперты нашего патентного бюро помогут с составлением ответа с целью ускорения регистрации товарного знака

Требуется мотивированный ответ на Уведомление

Как правило, Эксперт приводит свои доводы, почему обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Заявитель же приводит свои доводы в ответном письме. Затем Эксперт выносит решение.

Доводы Эксперта в Уведомлении непреодолимы для Заявителя

Даже если Заявитель полагает, что ничего сделать нельзя, необходимо обратиться к специалисту. Возможно, ситуация действительно требует иных решений.

Что означает Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от ФИПС (Роспатент)?

При регистрации товарного знака проверяется само обозначение. Оно должно быть свободным и соответствовать требованию законодательства.

В ситуации, когда интересы нескольких лиц пересекаются, решением может быть разделение классов МКТУ — похожие товарные знаки могут принадлежать нескольким лицам, если товары и услуги различны. В Уведомлении эксперт может предложить ограничить МКТУ.
Если в заявляемом на регистрацию обозначении присутствуют элементы, которые по закону не могут быть товарным знаком, эксперт может предложить вывести какое-то слово из-под охраны приводя доводы. В обоих случаях Заявителю следует согласиться и направить свое соглашение ответным письмом или же (о чем уже указано в корреспонденции из Ведомства) просто подождать отведенный период и эксперт приведет в исполнение свое предложение.
В ответ на Уведомление Экспертизы (предварительный отказ) всегда возможно направить мотивированный ответ со своими доводами и изменить предварительное решение Ведомства об отказе, на положительное решение, Часто в таких случаях требуется сравнительный анализ (дать возможность нажать на текст, чтобы переместиться к определению внизу страницы) заявленного и противопоставляемого обозначений. В ряде случаев – дополнительные документы, подтверждающие принадлежность обозначения Заявителю или длительность его использования. Составление мотивированного ответа, пожалуй, один из самых сложных этапов регистрации. Некоторые знают о нем заранее, при проведении поиска, и начинают готовить его задолго до получения. Для кого-то все полная неожиданность. Тем не менее, делопроизводство по регистрации – долгий, трудоемкий и требующий финансов процесс; и не следует подходить безалаберно к такой важной заключительной части, как написание мотивированного ответа. Если Вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к специалисту.
К сожалению, встречаются и ситуации, когда помочь Заявителю в текущей заявке невозможно. Так часто бывает, когда предварительно не проводится проверка объекта, не минимизируются риски отказа, не разрабатывается стратегия регистрации. И даже в такой ситуации Заявитель может обратиться к специалистам и получить консультацию о том, какие действия предпринять, возможно, разработать иную новую стратегию регистрации.

Классификация отказов в регистрации товарного знака по ГК РФ

Здесь вы можете посмотреть причины самых часто встречаемых отказов и возможно, найти решение,
если получили Уведомление по одной из статей ГК РФ.

Основания для отказа в регистрации обозначения возможны в соответствие со следующими положениями:

1. В соответствии с п. 6-10 ст. 1483 ГК РФ)

Сходство до степени смешения/тождество с зарегистрированными и/или поданными на регистрацию для однородных товаров и/или услуг, которые Экспертиза Патентного ведомства может противопоставить при регистрации заявляемого обозначения.

Пример: нельзя зарегистрировать для 25 МКТУ Adedas, поскольку визуально и по звучанию он будет схож с ранее зарегистрированным известным товарным знаком Adidas.

2. В соответствии с п. 2 ст. 1483 ГК РФ

Если в товарный знак включены гербы, флаги, государственная символика, сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, знаки отличия (клейма, печати, награды) без согласия соответствующего компетентного органа.

3. В соответствии с п. 4 ст. 1483 ГК РФ

Если заявляемое обозначение тождественно или сходно до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектов всемирного культурного или природного наследия.

4. В соответствии с п. 5 ст. 1483 ГК РФ

Если заявляемое обозначение представляет собой или содержит элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

5. В соответствии со ст. 1483 ГК РФ

Если заявителем будет являться российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, Экспертизой Патентного ведомства может быть вынесено решение об отказе в регистрации на основании ввода потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и/или места нахождения лица, оказывающего услуги, так как проверяемое обозначение выполнено в латинице.

Пример: реализация товаров 25 МКТУ под обозначением“Helena Smith”может ввести потребителя в заблуждение о том, что производитель – иностранное лицо, поскольку манера и исполнение товарного знака — нероссийские.

6. В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ

Если в заявляемое обозначение включены слова, которые по определению указывают на: товар/услугу, качество, количество, место производства или сбыта.

Пример: нельзя зарегистрировать для 25 МКТУ «Хорошая одежда из г. Иваново. Работаем с 1998 года», поскольку регистрация товарного знака дает Правообладателю монополию, если бы такая регистрация прошла, то всем остальным лицам запрещено было бы употреблять данные слова в отношении товаров 25 МКТУ (одежда, обувь), тогда невозможно было бы вести деятельность.

Мы с радостью поможем Вам в регистрации товарного знака на любом этапе

Сравнительный анализ – документ, где указываются характеристики двух знаков, их сходства и различия, составляется по правилам, утвержденным Ведомством, в конце анализа дается заключение. Это кропотливый труд, весьма креативного характера.

Сравнительный анализ может составить как сам заявитель (если имеет достаточно времени и соответствующее образование), так и патентовед, патентный поверенный или судебный эксперт.

Мотивированный ответ может строиться на выводах сравнительного анализа или на иной стратегии, например, на письме-согласии или других требуемых Экспертизой документах. Переписка с Ведомством – всегда творческий процесс, основанный на глубоком знании законодательства и текущей судебной практики.

Письмо-согласие (на регистрацию товарного знака) – документ, содержащий информацию о стороне А, дающей свое согласие, и стороне В – получающей согласие, информацию о регистрации и её условиях.

Часто задаваемые вопросы

Какие бывают уведомления от экспертов Роспатента?

Условно можно выделить основные группы сообщений из Роспатента:

1. информационные, не требующие ответа;
2. письма об отсутствии или неправильно уплаченной пошлине;
3. запросы на представление недостающих документов или сведений;
4. уведомления о замечаниях и возражениях эксперта по существу;
5. положительные решения;
6. предварительные и окончательные отказы.

Каждый пункт подробно описан в нашем блоге: Виды уведомлений от экспертов Роспатента

Сколько у меня времени на ответ?

На предоставление ответа на Уведомление Заявителю дается полгода. 6 месяцев начинают исчисляться с момента составления уведомления – дата находится в левом верхнем углу Уведомления.

Я направил ответ, но хочу направить еще материалы, можно отправить их в след?

Как правило, ответ на уведомление должен содержать все доводы в одном письме. Пока эксперт не вынес решения по вашей заявке, можно направить дополнительные материалы. Отслеживать статус заявки можно в открытых реестрах на сайте ФИПС.

Почему мне противопоставили иностранную компанию, мне ведь нужна регистрация только в России?

Регистрация товарного знака в Роспатент (ФИПС) дает право на территории РФ. Регистрироть товарный знак на территории России могут как российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и иностранные компании.

Сколько ждать после направления ответа?

Как правило, Эксперт выносит решение в течение месяца после получения ответа на Уведомление.

Нужна ли пошлина за направление ответа?

Госпошлина за направление ответа и его приобщение к материалам заявки не требуется.

Кто может подписать ответ?

Ответ может направить и подписать как сам Заявитель, так и его представитель, в частности патентный поверенный, по доверенности.

Можно ли продлить срок предоставления ответа?

В исключительных ситуациях срок ответа на Уведомление может быть продлен по веской причине, о которой следует сообщить в ведомство, при необходимости, приведя доказательства.